10       무효이유가 없는 특허권 행사에 대한 제재

(1)          권리남용에 의한 제한

(2)          재정에 의한 통상 실시권

(3)          특허권의 취소 (구법 제116조)

(4)          독점규제법에 의한 제한 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

1)             독점규제법 제59조 判例는 독점규제법의 반대해석상 특허권의 ‘부당한 행사’에는 독점규제법의 제재가 미칠 수 있다고 본다.

2)             특허권의 ‘부당한 행사’에 대한 판단 대법원은 “특허권의 부당한 행사인지 여부는 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하며, 이에 해당하는 지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다”고 한다.

(5)          입법론적 검토

11       표준특허와 FRAND 선언

(1)          표준특허의 개념

(2)          FRAND 선언

1)             FRAND 선언을 한 표준특허권자의 침해금지청구 가부 서울중앙지법은 삼성전자와 애플 사건에서 “FRAND 선언을 한 표준특허권자는 표준특허에 기하여 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무를 부담하면서도, 그러한 의무는 정상적으로 표준특허에 대한 실시요구를 하는 잠재적 실시권자 등에게 부담하는 것일뿐, 일방적으로 표 준특허를 실시하는 경우까지 침해금지 등을 청구할 수 없는 것은 아니”라고 한다.

2)             FRAND 선언에 부합하는 실시료 기준 미국 판례에서 제시된 이른바 ‘조지아-퍼시픽 요소’인 다른 비교특허의 실시료, 전용·통상 실시권인지 여부, 지역이나 판매처의 제한여부 등이 기준으로 활용된다.

3)             FRAND 선언 및 차별적 실시료 부과 서울고법은 “표준특허권자가 휴대폰제조사에게 실시료를 차별적으로 부과한 것은 다른 사업 자의 사업활동을 어렵게 하는 경쟁제한적 행위로서 위법하다”고 한다.

12       침해에 대한 조치

13       침해의 성립요건

(1)          유효한 특허권이 존재할 것 – 공정력

(2)          정당권원이 없을 것

(3)          보호범위 내 실시일 것 – 보호범위의 해석 / 무효의 항변 / 균등침해 및 의식적 제외 / 간접침 해 / 이용관계 / 생략침해 / 우회침해

(4)          업으로의 실시일 것 – 실시행위의 독립성

1)             실시행위 독립성 

대법원은 “옥수수차 제조방법에 관한 ‘생산’ 전용실시권만을 가지고 있고, ‘판매’권은 없었음 에도 불구하고, 그 제품을 상당량 제조한 후 이를 무단 판매하였다면 그 판매행위는 특허권 을 침해한 것”이라고 한다.  (옥생전판)

2)             생산행위 

①                 고등법원은 “제2조 제3호의 생산이 반드시 조립, 가공 등 물리적 행위를 직접 수행 하는 것에 한정하는 것은 아니고, 당사자의 의사, 계약 등에서 정한 법적 지위 등 제 반 사정을 종합적으로 고려하여 생산의 주체로서 평가할 수 있을 만한 법적 지위에 있었다면 그 직접적인 실시행위자로 판단할 수 있다”고 본다.

②                 고등법원은 “특허품에 대한 주요한 수리, 개조행위라도 본질적인 구성요소에 관한 것 으로 재생산에 이를 정도의 것이라면 생산행위에 포함된다”고 본다.

(5)          제한사유에 해당하지 않을 것

(6)          권리남용항변, 실효의 항변, 자유실시기술의 항변, 권리소진이론, 

(7)          복수주체의 특허침해책임 논의

14       공정력과 判例의 제항변

(1)          공정력 

대법원은 “특허권은 일단 등록된 이상 특허 무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며 다른 절차에서 그 특허가 무효라고 판단할 수 없다”고 한다.  (일무확유다당^[각주:1])

(2)          공지기술제외의 항변

1)             개념 

대법원은 “특허발명이 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 권리범위를 인정할 수 없다”고 한다.

2)             민사법원 - 특허발명에 진보성 흠결이 있는 경우 

①                 종래 判例

대법원은 “신규성은 있으나 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당 연히 권리범위를 부정할 수 있는 것은 아니”라고 한다. 다만 이후 대법원 전원합의체 는 “진보성 위반의 무효이유가 명백한지 여부를 일반법원이 판단할 수 있다”고 하며 판결을 배치되는 범위에서 변경하였다.

②                 최근 전원합의체 

최근 전원합의체의 보충의견에서 “상기 전원합의체의 취지는 특허권의 행사가 권리 남용에 해당하는 지를 판단하기 위한 전제로서 무효이유를 판단할 수 있는 취지이지, 특허에 무효이유가 있다고 하여 바로 그 특허가 무효인 것으로 취급하여야 한다거나 권리범위 자체를 부정하여야 한다는 취지가 아님이 명백하다”고 한다.

3)             권리범위확인심판 – 특허발명에 진보성 흠결이 있는 경우

①                 判例

최근 전원합의체는 “특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효 로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정 되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없으며(=공정력), 나아가 권리범위 확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 권리범위확인심판 제도의 목적을 벗어나고 그 제도 의 본질에 맞지 않으므로, 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 여부까지 심리· 판단하여 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다”고 한다.  (확본무^[각주:2])

②                 추가 판시

또한 “특허의 일부 또는 전부가 출원당시 공지공용의 것인 경우에는 권리범위확인심 판에서도 특허무효의 심결의 확정 유무와 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다는 법리는 공지공용의 것이 아니라 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어 서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다”고 한다.

COMMENT : 권리범위확인심판은 객관적 범위에 속하는지 여부, 즉 일반적인 문언 침해 내지 균등침해 해당여부의 범위로서 ‘발명의 동일성’ 범위에서 판단하여야 할 것이다. 이에 비해 진보성은 동일성 범위 외의 것이므로 권리범위확인심판의 판단대상이 아니라고 생각한다. 

 4)   구성요소 일부가 공지된 경우

①                 종래 판례

과거 대법원은 “등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결 합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것은 아니”라고 한다.

②                 최근 판례

최근 대법원은 “복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부 구성요 소가 공지된 경우에는 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이므로 권리범위 판단에 공지 된 부분을 제외할 수 없다”고 한다.

(3)          기타 무효의 항변

① 선출원주의 위반의 경우, ② 확대된 선출원주의 위반의 경우, ③ 미완성발명의 경우, ④ 실시 불가능발명의 경우, ⑤ 추상적 표현으로 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우

(4)          권리남용의 항변, 자유실시기술의 항변, 권리소진이론, 실효의 항변 등

 1)     실효의 항변

대법원은 “등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리자 가 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 권리자가 권리행사 를 게을리함으로써 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 권리자가 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 그 권리행사 를 게을리한 것이 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수 는 없을 것이고, 권리자가 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배 상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다.”라고 한 다.

15       권리남용의 항변

(1)          민사법원의 항변

1)             무효이유가 명백한 경우 

대법원은 “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효이유가 있는 것이 명백한지 여부에 대해 판단할 수 있고, 심리한 결과 특허무효 이유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다”고 한다.

2)             진보성 흠결이 명백한 경우 

전원합의체는 “특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라도 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하며 이 경우 침해소송을 담당하는 법원은 권리남용의 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있다”고 한다.  (무확전/진부무명/항전심)

3)             정정의 재항변 – 판례에서 설시하는 ‘특별한 사정’

(2)          권리범위확인심판의 항변

1)             종래 특허법원 

종래 특허법원은 진보성 흠결을 이유로 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송에서 진보성 흠결의 무효이유에 해당함이 명백할 경우 그에 기한 권리행사는 권리남용에 해당하는 것을 이유로 권리행사의 제한을 인정한 바 있다.

2)             최근 전원합의체

전원합의체는 다수의견으로 “권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 위반의 무효이유의 심리가 불가함”을 판시하며, 보충의견으로 “침해소송과 달리 권리범위확인심판은 어디까지 나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해 주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다. 따라서 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정 하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다.”고 한다.  (침당무법^[각주:3]/권대법)

16       자유실시기술의 항변

(1)          의의 및 허부 

대법원은 “특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술 로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요도 없이 권 리범위에 속하지 않게 된다”고 한다. 권리범위확인심판에서도 자유기술의 항변을 인정한다(判例).  (공공용필)

(2)          자유실시기술 항변의 판단대상

1)             일반 

대법원은 “확인대상발명이 자유실시기술인지 여부를 판단할 때에는, 확인대상발명을 특허발명의 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당여부를 판단하여야 한다”고 한다.  (자청^[각주:4]한전)

2)             간접침해의 경우 

특허법원은 “특허발명에 대응하는 제품의 일부구성이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경 우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 일부구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고 위 일부 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정 한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당여부를 판단하여야 한다”고 한다.

(3)          문언침해시 자유실시기술의 항변 허용여부

1)             특허법원 

특허법원은 “자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균 등록을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명의 청구 범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다”고 한다.

2)             대법원 

대법원은 “자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 문언침해에 해 당하는 경우에도 그대로 적용된다”고 한다.  (자청모유그문)

17       권리소진이론

(1)          의의 

특허법원은 “물건발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권의 실 시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건을 양도한 경우에는 당해 물 건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였다”고 하여 소진이론을 인정한다.

(2)          방법발명 특허의 경우 – 소진이론 적용여부

1)             종래 고등법원은 “특허소진이 단순 방법발명의 특허에 있어서 특허의 사용을 위하여 필요한 물건이 확보된 경우에는 특허에 관한 묵시적 허락이 있었는지 여부가 문제될 뿐 특허소진이 적용될 수 없다”고 한 바 있다.

2)             최근 특허법원은 “특별한 사정이 없는 한 방법발명을 실질적으로 구현한 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다”고 본다.

①                 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부 특허법원은 “사회통념상 인정되는 제품의 본래용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다 른 용도가 없는지 여부, 그 제품에 그 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사 상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 제품을 통해서 이루어 지는 공정이 방법발명의 전체에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단한다”고 한다.

②                 사회통념상 인정되는 제품의 본래용도인지 여부 또한 “어떤 용도가 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래용도인지는 그 용도가 경제 적, 상업적 또는 실용적인지 여부 및 그 물건의 구성에 별다른 변경 없이 적용될 수있는 지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다”고 한다.

3)             방법발명의 특허권이 공유인 경우 특허법원은 “방법의 발명에 대한 특허권자가 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우 양수인은 해당 물건으로 그 방법발명을 실시함에 있어 특허권이 소진된 것으로 하였다. 다만 방법발명의 특허권자가 공유이되 어느 한 공유자의 허락 없이 그 방법의 실시에만 사 용하는 물건을 양도한 경우에는 양수인이 그 해당물건으로 그 방법발명을 실시하는 경우 그 방법발명의 특허권은 소진되지 않아 허락하지 않은 공유 특허권자에게 침해를 구성한다”고한다.

(3)          수리 내지 부품을 교환하는 경우 권리소진 적용여부

1)             대법원은 “특허제품을 적법하게 양수한 양수인이 이를 수리하거나 부품을 교체하는 것이 동 일성을 해할 정도에 이른 때에는 실질적인 생산행위이므로 특허권 침해로 볼 수 있다”고 한 다.

2)             다만 특허법원은 “수리 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 교체 이후에도 원래 제품 과 동일성을 유지하고 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한 그러한 수 리행위나 부품 교체행위는 특허제품 사용의 일환으로 허용되는 수리이므로 특허권을 침해한 다고 볼 수 없다”고 한다.

(4)          제품의 동일성을 해할 정도인지 여부 – 재생산행위인지 여부

“수리행위 내지 부품 교체 행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는 지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법 규정 취지 등을 고려하여 판단한다.”

18       균등침해

(1)          적용요건 및 입증책임 

1)            적용요건

①                 적극적 요건

판례는 “특허밤령의 ‘구성’ 중 확인대상발명에서 변경된 부분이 있다고 하더라도 양 발명의 과제해결원리가 동일할 것, 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타낼 것, 그와 같은 변경이 통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있을 정도일 것을 만족하는 경 우 특허발명과 균등한 것으로 권리범위에 속한다”고 본다. 

②                 소극적 요건 

다만, “확인대상발명이 공지기술이거나 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 실 시할 수 있는 것이 아니어야 하며, 청구범위로부터 의식적 제외가 되었다는 특단의 사정이 없어야 한다”.

(2)          과제해결원리 동일성

1)             판단방법 

대법원은 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여야 한다”고 한다.  (특해기/기사핵실)

2)             과제해결원리의 동일성 판단에 있어 공지기술의 참작방법 

서울고법은 “특허발명의 과제해결원리를 파악하기 위해 공지기술을 참작한다는 것은 발명의 설명에 의해 특허발명의 기술사상의 핵심을 파악하는 과정에서 공지기술을 보충적으로 고려 한다는 의미로 이해해야지, 공지기술의 경우 모두 특허발명의 기술사상의 핵심에서 제외한 다는 의미로 이해해서는 안 된다”고 한다.

3)             사건 별 과제해결원리의 심리 집중 

서울고법은 “특허발명에 여러 개의 과제해결원리가 적용되는 경우 각각의 과제해결원리를 심리대상으로 하면 불필요한 심리번잡을 초래할 것이므로 결국 균등한지 문제되는 구성이 특허발명과 확인대상발명의 과제해결과 관련하여 어떠한 기술적 의미를 갖는지 탐색하는 데 에 심리를 집중한다”고 한다.

(3)          실질적으로 동일한 작용·효과를 나타낼 것

1)             서울고법은 “실질적으로 동일한 작용·효과는 완전하게 동일한 작용, 효과를 나타낼 것까지 요구하는 것은 아니고, 특허발명의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도의 작용·효과를 나타내는 정도면 충족된다”고 한다.

2)             서울고법은 “그 구성의 변경에 의하더라도 발명의 본질적인 작용·효과가 특허발명과 질적 또는 양적으로 현저한 차이가 없다면 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타낸다고 보아야 하 며, 부수적인 효과 차이를 들어 실질적인 작용·효과 차이가 있다고 보아서는 안 된다”고 한 다.

(4)          통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있는 정도

1)             내용 

서울고법은 “통상의 기술자에게 그 변경된 부분이 청구범위에 기재되어 있는 것과 마찬가지 로 인식될 수 있거나 통상의 기술자가 별다른 기술적 노력 없이 그러한 변경을 채택할 수 있는 경우라면 요건을 충족한다”고 한다.

2)             판단시점 

서울고법은 “확인대상발명의 제조, 사용 등이 있었던 시점을 기준으로 하여 변경용이성을 판단한다”고 하여 침해시를 기준으로 판단한다.

(5)          기타쟁점

1)             균등침해의 판단대성

①                 대법원은 침해판단에 있어 구성요소대비 관점의 입장이며, 최근 대법원은 오해의 소지가 있었던 균등판단에 있어 ‘전체적으로’라는 표현을 배제함으로써 구성요소대비에 의함을 명확히 하였다.

②                 최근 서울고법은 “특허침해소송에서 균등판단은 기본적으로 특허발명의 구성과 상대 방 제품의 변경된 구성을 대비·판단한다”고 하며, “각각의 구성을 형식적으로 분리해 낼 것이 아니라 발명의 전체적인 맥락에서 각각의 구성이 가지는 기술적 의미나 작 용효과를 실질적으로 탐구해보아야 한다”고 한다.

2)             구성요소의 생략에 대한 균등론 적용여부 

서울고법은 “구성이 특허발명의 과제해결에 아무런 역할을 하지 않는 경우를 상정할 수 있 는데, 그 구성을 생략한 기술에서도 발명의 과제해결원리가 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타내고 그 구성의 생략이 통상 의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있다는 나머지 요건을 충족한다면 균등한 구성으로 봄이 논리적”이라고 한다.

3)             변경된 구성이 공지기술인 경우 취급 

대법원은 “확인대상발명의 변경된 구성이 공지기술이라는 이유 때문에 확인대상발명이 특허 발명과 균등관계에 있지 않게 되는 것은 아니라”고 한다.

4)             역균등론

5)             특유발명

19 의식적 제외이론

(1)          적용대상 – Ex. 보정서, 의견서, 정정, 분할출원 등

1)             보정의 유형 

특허법원은 “의식적 제외를 적용함에 있어 특허발명의 선행기술과 관련된 거절이유에만 한 정하여 적용할 논리적 필연성은 없다”고 한다.

2)             보정없이 의견서만 제출한 경우 

대법원은 “의식적 제외의 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다”고 한다.

3)             분할출원 

대법원은 “출원인이 거절결정을 피하기 위해 원출원의 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원의 발명 중 일부를 분할출원한 경우, 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정 된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것”이라고 한다.

4)             등록 이후 정정 

대법원은 “정정된 청구항과 실시발명이 균등관계에 해당한다고 하더라도 정정절차에 의식적 으로 제외된 이상, 금반언의 법리에 의하여 이와 같은 균등론의 주장은 허용되지 않는다”고한다.

(2)          적용범위 

대법원은 “의식적 제외 여부를 판단함에 있어서 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 심사관이 제시한 견해, 출원과정에서 보정서 등에 나타난 출원인의 의사 등을 참작하여 판단한다” 고 하여, 유연한 규준의 입장이다.  (명심출보의)

(3)          관련쟁점

1)             청구범위의 감축만 이루어진 경우 

대법원은 “출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만을 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었 다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선 행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정 에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다”고 한다.

2)             별개의 소송에서의 주장 

특허법원은 “피고가 별개의 가처분 소송에서 이 사건 소송에서의 주장과 상반되는 주장을 한 사정만으로 피고의 이 사건에서의 주장이 금반언의 원칙에 어긋나는 것이라고 할 수 없다”고 한다.

1           특허권 일반

2           특허료의 납부 등

3           특허권의 효력

(1)          효력이 미치지 아니하는 범위 (제96조)

1)             제1호 특허법원은 “특허발명이 명세서에 기재된 효과를 갖고 있는지를 확인하기 위한 것인지, 그 실시가 다른 발명을 위한 도구·수단으로 사용된 것인지 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익 을 해치거나 해칠 우려가 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

4           존속기간 연장제도

(1)          연장된 특허권의 효력

1)             특허법원은 “존속기간이 연장된 특허권의 효력은 위 제조 수입품목 허가사항에 의하여 특정 된 의약품 뿐만 아니라 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조 수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 또는 이미 의약품 제조 수입품목 허가를 받은 의약품과 실질 적으로 동일하여 별도의 의약품 제조 수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미친다”고 한다.

(2)          연장 대상 – 허가 등을 받을 필요성이 있을 것

1)             특허법원은 “존속기간 연장의 대상을 공지된 생약의 복합체에 대해서는 일률적으로 배제하 고 신약에 대한 발명만으로 제한 해석하는 것은 위법하므로, 공지된 생약의 복합체라는 이 유만으로 곧바로 존속기간 연장등록을 거절하는 것은 위법하다”고 한다.

2)             특허법원은 “특허법 제89조 제1항과 시행령 제7조의 문언적 의미를 중심으로 입법 취지와 목적 등을 종합적으로 고려하면, 기존에 허가된 의약품의 치료효과와 상이한 치료효과를 갖 는 동시에 ‘기존에 허가된 의약품과 비교하여 위와 같은 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질’을 유효성분으로 하여 제조한 경우 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 보아 존속기간 연장대상이 된다”고 한다.

(3)          허가 등을 받을 통상실시권자의 등록시점 대법원은 “특허법 제134조 제1항 제2호를 연장등록 무효사유로서 규정한 것은 특허권의 존속기 간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에 통상실시권자도 포함 되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재사항 및 증명자료임에 비추어 그 것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지로 해석함이 상당하며, 그 신청 당시부터 등록을 마치고 있어야 한다는 취지로 규정한 것은 아니”라고 한다.

(4)          연장기간의 산정

1)             산정방식

2)             귀책사유 판단

①                 심사기준

②                 판례

③                 대법원은 “식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못 하더라도 다른 심사부서에서 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우 특별한 사정이 없 는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 허가 등을 받은 자의 귀책사유 로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다”고 한다.

5           실시권 일반

(1)          전용실시권 - 변동

1)             서울중앙지방법원은 “전용실시권자가 특허권자의 동의 없이 전용실시권 전부를 제3자에게 이전 등록하였다고 하더라도 이와 같은 이전은 무효”라고 본다.

2)             수원지방법원은 “전용실시권자가 실용신안권자의 동의 없이 타인에게 실용신안의 사용을 허 락한 경우 실용신안권자는 이를 이유로 전용실시권 설정계약을 해지할 수 있다”고 한다.

(2)          전용실시권 관련 쟁점

1)             실시범위 제한을 등록하지 않은 경우

대법원은 “설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘 어 특허발명을 실시하는 경우 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론, 특허 권 침해가 성립하는 것은 아니다”라고 한다.

2)             전용실시권 설정에 따른 특허권자의 침해금지청구 – 소권 상실 여부 

상표법 관련 사건에서 대법원은 “전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자의 상표의 사용이 제한받게 되지만, 제3자의 무단 사용에 대한 사용금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다”라고 한다.

3)             전용실시권 설정에 따른 특허권자의 손해배상청구 – 손해액 산정 

서울민사지법은 “특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은 제128조 제4항의 경우 침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정되므로, 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여 야 할 실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이나, 전용실시권자가 특허권자로부터 전용실 시권을 일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는 경우에는 침해행위자 가 얻은 이익의 액이 모두 전용실시권자의 손해로 된다.”고 한다.

4)             그랜트백 관련 판례 

특허법원은 피고가 개량기술을 개발하면 원고에게 이를 알리고 전용실시권을 설정해주기로 하는 계약을 한 사건에서, “피고가 개량기술을 완성한 단계에까지 이르렀다고 보기는 어렵고, 원고가 주장하는 개량기술에 대한 특허등록을 마친 바도 없어, 현실적으로 원고에게 개량기 술에 대한 전용실시권을 설정해주는 것도 불가능”하므로 계약위반으로 볼 수 없다.

(3)          통상실시권

(4)          통상실시권 관련 쟁점 - 독점적 통상실시권

1)             의의 특허법원은 “실시허락을 받은 자만이 당해 특허발명을 실시할 수 있는 독점적 권한을 가지 는 통상실시권을 독점적 통상실시권”이라고 한다.

2)             해당여부 특허법원은 “’특허권자가 실시권자 외의 제3자에게는 통상실시권을 다시 부여하지 않을 의 무를 부담하는지 여부’가 당해 계약이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약인지를 결정하는 기준이 되며, 단지 특허권자가 어느 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 당해 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유한다는 사정만으로 당해 실시계약의 내용이 독점적 통상실 시권을 부여하는 계약이라고 볼 수 없다”고 한다.

3) 약가등재 절차에 따른 오리지널 의약품의 약가 인하 사건 특허법원은 “피고가 제네릭 의약품을 약가등재 절차를 거쳐 판매할 경우 오리지널 의약품의 약가가 인하되어 원고가 손해를 입으리라는 사정을 알면서, 특허발명의 존속기간 만료 전 약가등재 절차를 거쳐 제네릭 의약품을 판매하였고, 그로 인하여 오리지널 의약품의 약가가 인하되어 위 의약품에 관한 특허발명에 대한 독점적 통상실시권에 기해 원고가 가지는 법률 상 보호가치 있는 이익이 침해되었으므로, 피고에게 불법행위에 의한 손해배상청구를 인정”하였다.

6           선사용권

(1)          성립요건의 구체적 판단 – ‘선의’

1)             은수저제조방법 사건 부상고법은 “동업관계에 있던 자가 정당 권리자의 발명을 일방적으로 특허출원한 경우에, 정당권리자가 사용하는 발명은 특허발명으로부터 유래한 것이라 할 수 없고, 정당권리자는 선사용권을 갖는다”고 한다.

2)             식물신품종 보호법상 선사용권 판례 대법원은 “식물신품종 보호법 제64조와 관련하여 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 이러한 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게된 자를 의미한다고 봄이 타당하다”고 한다.

(2)          선사용권의 인정범위 서울지법은 “선사용권의 효력은 특허발명 출원 당시 피고가 실시하고 있던 실시 형태뿐만 아니라 구현된 발명과 동일성의 범위에서 변경가능한 실시형태에도 미친다”고 한다.

7           중용권

(1)          무효심결 확정 후 실시의 침해여부 – 파리조약 4B와의 관계

(2)          무효심결 확정 전 실시의 침해여부

8           재정에 의한 통상실시권

9           특허괴물

(1)          가처분 – 보전의 필요성

(2)          본안소송 – 권리남용 관련

1  공지예외주장

(1)  공지예외사유

특허법원은 “특허법 제30조에 의한 발명의 공개는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사 에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공지해야만 하는 것은 아니”라고 한다.

(2)  복수의 공지행위가 있는 경우

1)  특허법원은 “박람회 출품의 경우 공지의 예외에 해당하는 것은 어디까지나 박람회 출품행위 및 그와 밀접불가분한 행위에 한정할 뿐, 박람회 출품과 직접적인 관련 없이 불특정다수인 을 상대로 이루어진 상업적 판매행위까지 공지의 예외를 인정할 수는 없다”고 한다. ( 밀접 불가분성이 인정되는 경우라면 최초공지에 대해서만 절차를 밟으면 족하다 ; 심판원 실무 )

2)  특허법원은 “공지 등의 예외를 적용받고자 출원서에 기재한 공개발명의 범위는 출원서에 기 재된 취지와 증명서류, 거래실정 등을 참작하여 객관적·합리적으로 정해야 하며, 출원서에 기재된 발명 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반복 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제30조의 공지예외적용을 받을수 있다”고 한다.

3)  특허법원은 “특허출원 당시 동일한 발명에 대해 여러 번의 공개행위가 있었고, 출원인이 그 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 공지예외주장을 하였더라도 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정된다면 그 나머지 발명에 대해서도 공지예외의 효과 가 미친다”고 한다.

2  정당권리자의 보호

(1)  ‘발명자’ 판단

1)  판례는 “구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되더라도 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 않고 그로 인한 발명의 효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않는 경우에 무권리자의 출원”으로 본다.  (변상/변통부차창)

2)  나아가 특허법원은 “어떠한 발명이 타인에 의하여 동일성을 상실할 정도로 개량되거나 변형 된 경우에는 선행발명자 또는 승계인이 타인에 의하여 개량 또는 변형된 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 할 수는 없다”고 한다.

(2)  무권리자 출원에 거짓행위의 죄 적용여부

1)  판단기준

판례는 “거짓 기타 부정한 행위로써 특허를 받은 자라 함은 정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로 써 그 특허를 받은 자”를 가리킨다.

2)  구체적 판단 

모인출원의 경우 판례는 “타인이 발명한 것임에도 불구하고 자신이 발명한 것처럼 특허출원을 하였다는 사실 만으로는 거짓 기타 부정한 행위가 있다고 볼 수 없다”고 한다.

(3)  특허권이전청구제도

1)  종래 판례

①  판례는 “출원 중 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 양도계약이 무효나 취소 등 의 사유로 효력을 잃은 경우에 양수인은 법률상 원인없이 특허권을 얻게 되는 이익 을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에게 민법상 부당이득 법리를 적용하여 특허권 이전등록청구권을 인정”하였다.

②  판례는 “정당권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자 의 설정등록이 이루어졌더라도 특허법이 정한 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당 권리자로서 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다”고 하였다.

3  보정

(1)  보정의 범위

1)  제47조 제2항 신규사항추가금지

①  판례는 “’최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 사항이거나 그러한 명시적인 기재가 없더라 도 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(=통상의 기술자)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있는 사항을 의미한다”고 한다. (통시상/최인자)

②  특허법원은 “보정된 사항이 주지·관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 및 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어 서 허용할 수 없다”고 한다.

2)  제47조 제3항 청구범위 보정의 제한 中 잘못된 기재의 정정 

특허법원은 “명세서나 도면의 기재가 잘못된 것임이 명세서의 기재 전체, 주지의 상황 또는 경험칙 등에 비추어 명백한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 바른 기재로 정정하는 것을 말 한다”고 한다.

3)  제51조 제1항 – 새로운 거절이유의 발생 

판례는 “’새로운 거절이유가 발생한 것’에 대하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출 원인에게 통지되어 이에 대한 의견 제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것 을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모함에 있다”고 한다.  (새없/취충반신)

(2)  특허출원의 일부취하

1)  허용여부 판례는 “일부 청구항을 삭제하려는 것은 별론으로 하고 출원의 일부취하는 특허법상 허용될 수 없는 것”이라고 한다.

2)  삭제보정과 동일한 취지로 볼 수 있는지 여부 판례는 “특허출원인이 출원의 일부취하라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지”라고 본다.

4  보정각하

(1)  보정의 대상 - ① 제47조 제2항 위반 ② 제47조 제3항 위반 ③ 보정에 의해 새로운 거절이유

1) ③의 예외 – 제51조 제1항 중단 괄호 

판례는 “’청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우’란 단순히 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 기재불비가 발생한 경우뿐 아니라, 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우도 포함한다”고 한다.  (삭인종그/삭직간인종잘)

★ COMMENT : 해당 예외는 제51조 제1항 중단에 해당하는 경우에 기술할 수 있다. 애당초 ‘보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우’가 아니라면, 그 예외에 대해서는 논의의 실익이 없다.

(2)  ‘보정에 의해 새로운 거절이유가 발생’한 경우 – 새로운 거절이유 판단

1)  새로운 거절이유의 의미 및 취지 

판례는 “새로운 거절이유가 발생한 것이란 해당 보정에 의하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하며, 이러한 경우 보정을 각하하는 취지는 이미 거절이유가 출원 인에게 통지되어 그에 대한 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행 을 도모하기 위함”이라고 한다.   (새없/취충반신)

2)  기재불비 극복을 위한 보정 이후 신규성·진보성 흠결이 발견된 경우 

판례는 “제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다는 거절 이유 통지에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 심사결과 신규성이 나 진보성 부정의 거절이유가 발생되더라도 그러한 거절이유가 보정으로 청구항이 신설되거 나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사 정이 없는 한 보정으로 인해 새롭게 발생한 것으로 볼 수 없다”고 한다.

(3)  보정각하결정을 다투는 심결취소소송에서 ‘보정 후 특허출원’의 거절결정 위법성 심리요부 

판례는 “불복심판 절차에서 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 심판원의 심결이 있었던 경우, 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니”라고 한다.

5  분할출원

(1)  분할출원의 종속성 

우선권주장의 경우 특허법원은 “우선권주장의 취지 및 선출원의 표시가 기재되지 않은 분할출원은 제55조에 따른 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다”고 한다.

6  조약우선권주장출원

7  국내우선권주장출원

(1)  발명의 동일성 판단

1)  일반 

판례는 “’우선권주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자가라면 우선권주장일 당시에 기술상식에 비추어 보아 우선권주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있 는 사항이어야 한다”고 한다.  (최명명/통시상/선마이)

2)  상위개념과 하위개념 

특허법원은 “동일성 여부의 판단 기준은 각 제도의 취지와 목적이 비추어 합리적으로 설정 되는 것이 타당”하며, “선출원에는 하위개념 구성만이 기재되어 있는데 우선권주장출원 발명 은 상위개념 구성을 가지는 경우, 우선권주장출원 발명의 상위개념 구성은 선출원의 하위개념 구성 외에도 여러 가지 하위개념이 존재하므로 양 발명의 동일성이 인정되지 않음을 이 유로 우선권이 인정되지 않는다”고 한다.

3)  새로운 구성요소가 추가된 경우

발명의 동일성이 인정되지 않을 때 특허법원은 “특허발명은 유기적으로 결합된 일체로서 신규성 및 진보성을 판단하여야 하는 것이므로, 각 구성요소들을 우선일로 소급되지 않은 구성요소들과 우선일로 소급되는 구성 요소들로 나누어 구성요소별로 신규성 및 진보성의 판단시점을 달리할 수는 없다고 할 것” 이라고 한다.

(2)  판단시점 소급의 효력 범위

판례는 “제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 한정된다”고 본다. ( 이유 : 판단시점의 소급효로 인하여 제3자의 이익이 부당하게 침해되는 결과가 일어날 수 있음은 제47조 제1항의 소급효가 인정되는 경우와 차이가 없으므로, 보정의 경우와 같은 관점에서  범위를 제한할 필요가 있다. )

(3)  우선권주장의 불인정 및 거절이유 통지

1)  내용 

판례는 “출원발명에 대해서 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권 주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유를 통지하지 않은 채 우선권 주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 위법하다”고 한다.  (우불거않위)

2)  우선권주장불인정에 관한 이유 포함여부 판단 

판례는 “출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정 도로 그 취지와 이유가 명시되어 있었는지 여부의 관점에서 판단한다”고 한다.

(4)  무효심판에서 ‘우선권 인정 여부’ 심리가부 

특허법원은 “신규성 또는 진보성 흠결여부를 판단하는 특허심판원으로서는 그 선결문제로서 우선 권이 인정되는지 여부를 심리하여 판단할 수 있다. 무효심판에는 달리 제63조에서 정한 의견제 출기회 부여의 적용이 없으며 무효심판 절차에서 우선권 주장을 무효로 한 것도 아니므로 제46 조에서 정한 보정명령이 문제되지 않는다. 따라서, 무효심판에서 청구인의 우선권 불인정 주장에 대하여 실질적인 반론기회를 부여받고 심결이유에서 충분한 이유가 적시된 경우에는 심사단계와 달리 의견서제출기회나 보정기회가 부여되지 않았다 하더라도 위법이라 할 수 없다.”고 한다.

8  심사제도 일반

9  출원의 취하 또는 포기

10 출원공개

11  보상금청구권

12  정보제공

13  직권보정

(1)  ‘명백히 잘못 기재된 경우’ – 심사기준 

심사기준은 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서, 의견 서 및 출원시 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 이떻 게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 사항을 의미한다고 한다.

14  재심사청구 제도

15  직권재심사 제도

(1)  ‘명백한 거절이유’ – 심사기준 

심사기준은 특허결정된 특허출원이 단순히 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고 그 거절이 유로 인하여 무효될 것임이 명백한 경우라고 한다.

15 발명의 설명 기재방법

(1) 실시의 주체

(2) 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재 – 실시가능성

1) 실시의 대상

2) “평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 기하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이다.”  (통해명/출기특/과정재)

3) 쉽게 실시의 의미

① 제42조 제3항 제1호는 “특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.”  (통해명/출기특/과정재)

② “‘물건의 발명’의 경우 발명의 ‘실시’란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다.”

4) 실시예 기재 요부

“제반 사정에 비추어 특허발명의 명세서에 수치한정에 대한 구체적인 이유 또는 효과가 기재되지 않았거나 구체적인 실시례가 기재되지 않았더라도 통상의 기술자라면 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 이를 정확하게 이해하고 재현할 수 있다는 이유로, 위 특허발명의 명세서에는 위 기재불비가 있다고 볼 수 없다”

5) 명세서 기재의 오류와 기재불비

 “여기에서 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명을 가리키는 것이라고 할 것이므로, 발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 이를 들어 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.”

16 배경기술 기재요건

(1) 종래기술의 공지성 인정여부

1) 배경기술 또는 종래기술 기재의 취급

“출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.” (배기선심//종공요)

2) 사실상 추정 및 복멸

 “다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.”

“그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.”  (전출공전/별공추//출회/착공잘번)

17 청구범위 기재방법 – 제1호

(1) 판단방법

1) “특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.”

2) “따라서 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.”

3) “특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 특허청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다.”

(2) 도면의 취급

“도면은 특허출원서에 반드시 첨부하여야 하는 것은 아니고 도면만으로 발명의 설명을 대체할 수는 없지만, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.”

(3) 제42조 제3항 제1호와의 관계

“규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.”

18 청구범위 기재방법 – 제2호

(1) 판단방법

“발명이 명확하게 적혀 있는지는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.”

(2) ‘바람직하게는’의 기재

“이 사건의 쟁점은 이 사건 기재 중 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’ 부분이 특허법상 청구범위로서 명확하고 간결한 기재인지 여부이다.

이 부분은 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’와 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’가 이중한정을 나타내는 용어인 ‘바람직하게는’으로 서로 연결되어 있다. 이러한 기재는 이 사건 제12항 발명에 기재된 ‘X’가 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’ 전체를 의미하는지, 아니면 그중에서 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’를 의미하는지가 반드시 명확하지는 않아 특허청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있다. 이처럼 특허청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 특허청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 보아야 한다.”  (관다방해/명간)

(3) 조성물 발명 – 55회 출제; 간단히 읽어보는 용도

“조성물 발명의 구성을 명확하게 하기 위해서는 그 구성 성분의 조성비 등이 명확하게 기재되어 있어야 하는바, 발명을 특정하기 위한 사항인 조성비의 기재가 모든 경우에 각 성분의 임계치를 취하여 정확히 100%를 만족시킬 필요는 없는 것이지만, 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우, 모든 성분의 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, 하나의 최대성분량과 나머지 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, 하나의 최저성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우 등과 같이 조성비의 기술적인 결함이나 모순이 있는 경우에는 발명의 구성이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다.”

19 다항제 기재방법

(1) 시행령 제5조

1) 다항제의 정의 및 다항제 기재방법

2) 관련 판례

[시행령 제5조 제2항] 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복기재되어 있다고 하더라도 청구범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 통상의 기술자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서 기재는 제42조 제4항 제2호 위반이 아닌 적법한 것으로 본다.  (중기명간/통명재)

(2) 독립항과 종속항의 관계

1) 구별

독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것이 아니므로 인용하고 있는 구성요소를 일부 생략하거나 치환하는 형식의 청구항은 독립항으로 보아야 한다고 판시하였다.  (형생치독)

2) 실익

20 하나의 특허출원의 범위

(1) 발명의 단일성 판단

(2) 구체적 판단방법

10 신규성

(1) 신규성 상실 사유

(2) 기타 쟁점

1) 미완성발명의 공지기술의 지위

2) 출원 후 작성문헌에 기초한 공지 등 인정 여부

“‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 있다.”

3) 인용문헌 제시의무

“민사소송상 불요증사실의 하나인 공지 또는 현저한 사실과 의장법상 신규성이 부인되는 의장의 공지, 공용사실과는 그 개념이 서로 다른 것으로서 전자는 증거없이 그 사실을 인정할 수 있으나 후자는 대체로 공지, 공용인 여부가 증거에 의하지 아니하고는 확정하기 어려운 경우가 많으며, 다만 의장의 공지, 공용사실이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있는 경우에는 그 공지공용성의 인정에 증거를 요하지 않는다.

4) 등록요건 판단 시 공지성에 대한 증명책임 및 방법

“특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다.”

5) 발명의 설명 및 전제부 기재 구성요소의 공지성 인정여부

11 진보성

(1) 판단 전제

(2) 판단 방법

(3) 통상의 기술자

“통상의 기술자 란 특허발명의 출원 시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원 시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인을 말하는 것이다.”

 (4) 사후적 고찰 금지

 “진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다.”

(5) 구체적 판단 방법

1) 일반적 판단 방법

2) 참고적 판단 방법

① 상업적 성공 – 참고자료

② 출원 전 장기간 미실시 – 참고자료

③ 외국에서의 심사결과 – 참고자료

④ 정부기관으로부터의 지정 또는 인증 – (참고자료)

⑤ 발명의 효과 추론 – (추론할 수 있을 때, 효과를 참작)

(6) 결합발명의 진보성 판단방법

“어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.”

 (7) 인용문헌 관련

1) 제시된 선행문헌을 근거로 진보성 판단방법 – 일반론적 기술

“제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.”

2) 상이한 기술분야의 인용발명으로 진보성 판단

“‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로, 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.”

3) 2 이상의 선행문헌의 결합으로 진보성 판단

“여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.”

4) 역교시 관련 문제

“선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않지만, 단지 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다고 하여 반드시 그 선행기술을 단념케 하는 것이라고 할 수 없다.”

12 선출원주의

(1) 동일인의 동일발명에 대한 동일자 출원의 취급

1) 출원 계속 중인 경우

2) “동일출원인에 의한 출원경합에 대한 실용신안법 제7조 제1항 단서의 적용에 있어서는 특단의 사정이 없는 한 동일출원인사이의 협의는 있을 수가 없으므로 동일출원인이 동일고안을 2 이상 출원하였을 때에는 위 단서 후단이 정하는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하는 것으로 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다.”

3) 착오 등록된 경우

① “동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.”  (한무나유경/구취소)

② “특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.”  (포시장하/공안)

(2) 협의절차를 거치지 않는 거절결정 가부

”동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에도 그 고안이 신규성이나 진보성의 결여로 어차피 거절되어야 하는 것인 이상 출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절사정이 부적법하다고 할 수 없다.”  (신진결협부/모거)

13 확대된 선출원주의

(1) 미완성 발명의 경우

14 특허를 받을 수 없는 발명

(1) 공공의 질서 및 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있는 발명

1) 성(보조) 기구

① “특허발명의 대상인 물건이 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, 발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나(따라서, 공연성이 인정되지 않는 사적인 공간에서 음란행위가 수반되는 것이 예상되는 경우는 제외된다고 할 것이다), 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명의 경우에만 특허법 제32조에 의하여 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없다고 보아야 할 것이다.”  (노특적물/실공음필)

② “성기구 내지 성보조기구는 일반적인 성적인 표현물과는 달리 성적 만족감 충족이라는 목적을 위해 제작·사용되는 도구로서, 단순한 성적인 만족이나 쾌락을 위한 경우뿐만 아니라 신체적 장애 등의 이유로 이를 필요로 하는 사람이 있을 수 있고, 매우 사적인 공간에서 이용되므로, 음란한 물건에 해당하는지 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는지를 판단함에 있어 일반적인 성적인 표현물보다는 더 엄격하게 판단해야 할 것으로 보이는 점, 이 사건 출원발명의 2모드 진동 장신구는 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 물건에 해당한다고 보기 어렵고, 이 사건 출원발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상된다고 보기도 어려운 점, 이 사건 출원발명에 대하여 공중의 위생을 해할만한 특별한 사정도 엿보이지 않는 점 등을 종합하면, 이 사건 출원발명은 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당한다고 보기 어렵다.”  (장필/사공엄)  (노특적물/실공음필)

2) 인체를 구성으로 하는 발명

“그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하여 특허법 제32조 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명'에 해당”하는 경우, 등록받을 수 없다.  (신손비)

(2) 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명

1) 은 이온 성분이 포함된 김치제조방법

 “은(Ag)은 장기간 다량 섭취할 경우 은피증(argyria)과 같은 질병의 원인이 되는 물질로서 현재까지 은피증에 대한 효과적인 치료법은 없는 점, 식품의약품안전처에서 ‘은(Silver, Ag)’이 ‘식품에 사용할 수 없는 원료’로 지정되어 있어 ‘은’은 함유량과 무관하게 국내법상 식품의 제조·가공·조리의 원료로 사용할 수 없는 점 등에 비추어, 출원발명은 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당”한다.  (은섭질치/위고)

6 특허를 받을 수 있는 권리

(1) 묵시적 이전

“특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다.

(2) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 관련 쟁점

1) 이중양도에 제2양수인이 적극가담한 경우

“제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다.”

2) 양도계약 이후 양도인(발명자)가 출원한 경우

발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 스스로 출원한 경우 제33조 제1항 위반에 해당한다.

3) 순차승계한 후 중간 양수인이 출원한 경우

“작전식량류 개발계획의 내용, 원·피고 사이의 시제계약 체결경위, 그 계약들의 이행경과, 거래품목 및 국방규격의 작성경위 등과 제반 사정에 비추어 보면, 명칭이 “진공건조에 의한 알파 건조미의 제조방법”인 등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되어 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이므로, 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 등록발명은 ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인’이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 한다”

4) 양도계약 상 해제조건이 성취된 경우

“기간 내에 이 사건 출원발명의 특허권에 관한 양도계약이 체결되지 아니함으로써 이 사건 출원발명에 대한 출원권 양도계약에서 정한 해제조건은 성취되었고, 이로 인하여 이 사건 출원발명에 대한 출원권은 발명자들에게 복귀되었다 할 것이므로, 원고에 의한 이 사건 출원발명의 출원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 의한 출원으로서 특허법 제62조 제2호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 보아 원고의 이 사건 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다는 취지로 판단하였다.”

7 공동출원

(1) 공동발명의 성립요건

1) “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.” (착구/기창실기)

2) “한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.”

3) 공동명의 출원계약의 경우 계약 위반 시 계약 당사자 간에 채무불이행 책임을 지는 것은 별론, 계약만으로 공동발명이 성립되었다고 볼 수 없다.

(2) 공유자 일방의 단독 출원시 타 공유자의 조치

1) 간이경제적 조치 – [변.이]

공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독권리자가 되는 경우에 제44조의 적용을 받지 않거나 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우라도 그 하자는 치유된다고 한다.

2) 별도의 출원 – [취.정]

8 산업상 이용가능성

(1) 산업

(2) 이용가능성

1) 판단 시점

“특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.” (실장기장)

2) 기타 판단방법

① 산업상 이용가능성의 의미가 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라고 한다.  (경문)

② 최근 특허법원은 “어떠한 기술적 문제점도 수반하지 아니할 것까지 요구되는 것은 아니나, 그 정도가 발명의 이익을 훨씬 상회하거나, 이를 본질적으로 제거 불가능하면 안 된다“고 한다. 

(3) 의료방법의 산업상 이용가능성

1) 제한취지

2) 일반원칙

3) 산업상 이용가능성이 인정되는 경우 

① 모발의 웨이브 방법에 관한 발명

“인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이 특허의 대상에서 제외된다고 보아 온 근거는, 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 들 수 있는바, 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이라 하더라도 인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법 등 의료행위에 해당하지 않는 한, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하여 특허법 제32조 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명'에 해당되어 특허가 허용될 수 없는 경우를 제외하고는, 산업상 이용이 가능하여 특허로서 보호받을 수 있다.”

4) 등록받기 위한 조치

5) 비판론

(4) 피부미용 관련 판례

1) 산업상 이용가능성

‘피부미용법’에 관한 발명이 마사지 기법에 의해 어느 정도 건강증진의 효과가 수반된다고 하더라도, 이는 어디까지나 피부미용의 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과일 뿐이지, 이를 가리켜 의료행위에 해당한다고 볼 수는 없다고 한다.

2) 미완성발명

음악연주에 따른 피부미용법이 사람의 행위가 주요 구성으로 되어 있어 이를 시행하는 개인의 숙련도에 따라 달라 질 수 있는 일종의 기능에 해당한다고 하여 미완성 발명으로 보았다.

9 발명의 동일성 판단방법

(1) 동일성 판단에 대한 논의

동일성을 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 보아야 한다.” (기구동/효참판)

(2) 신규성 판단시 동일성 - ‘효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이’

“동일성을 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 보아야 한다.” (차과구주미)

(3) 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성 판단

1) 선출원주의 적용시 발명의 동일성 – ‘통상의 기술자에 의한 구성의 변경’

“전후로 출원된 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것이다.”

2) 경합출원에서의 발명의 동일성

3) 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성 – ‘효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이’

“발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.” 특허법원에서 ‘통상의 기술자에 의한 구성의 변경’으로 본 예도 있다.

4) 선출원주의와 확대된 선출원주의 하에서 동일성 판단기준의 비교

5) 소결

(4) 우선권 주장시 발명의 동일성 판단

1) Erythropoietin 사건 : 2000후2248 판결

Erythropoietin 사건에서 법원은 우선권 주장 인정 여부의 전제로서 발명의 동일성 판단기준을 명확하게 설시하지는 않았는데, 이 사건 특허발명의 기초 출원과 이 사건 특허발명 사이에 구성의 차이가 일부 있더라도 효과의 점에서 보면 차이가 없는 점을 들어 발명의 동일성을 인정한 것으로 해석된다.

2) 하위개념에 대한 상위개념 발명의 동일성 여부

특허법원은 발명의 동일성의 판단은 각 제도의 취지와 목적에 비추어 합리적으로 설정하는 것이 타당하다는 점을 전제로, ‘교반기’는 ‘패들타입 교반기’의 상위개념으로 하위개념에 대한 상위개념 발명은 국내우선권 주장의 인정여부 판단시에는 양 발명을 동일하다고 할 수 없고, 국내우선권 주장은 이유가 없다고 판단하였다.

(5) 모인출원 여부 판단과 발명의 동일성 판단 – ‘실질적 동일성’ 기준

1) ‘실질적 동일성’의 기준 – 종전의 기준

“ 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 원고의 발명과 동일한 것이지만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)은, 이 사건 제1항 발명에서 내부리브(rib, 12a)를 5개씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치하는 것으로 한정한 것인데, 이는 원고의 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 이 사건 특허발명의 실시례인 도면 3과 관련된 기재 및 CAE분석으로부터 그 구성차이에 따른 형태변화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 이 사건 제2항 발명은 원고의 발명과 동일하다고 할 수 없다.”고 하고 발명의 동일성을 부정하였다.

2) ‘특별한 효과 차이’ 유무 – 최근의 판례

“발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다.  (변상/변통부차창)

3) 검토

모인대상 발명과 모인출원 발명의 동일성 여부 판단시 실질적 동일성의 기준에 대신하여 발명에의 실질적 기여를 요구하면서 진보성 판단과 유사한 기준을 적용하는 경우에는 동일성의 범위가 지나치게 넓어질 우려가 있고, 정당한 개량발명자의 권리를 침해하면서 모인대상발명자의 권리를 지나치게 보호하게 될 우려가 있으므로, 실질적 동일성의 개념으로 복귀하는 것이 타당하다고 생각된다.

(6) 특허침해여부 판단시 발명의 동일성 판단

(7) 구체적인 판단

1) 카테고리의 차이가 있는 경우

“두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.”  (대실양카곧)

2) 방법발명 간의 경우

 “양 발명이 방법에 관한 발명인 경우에, 방법에 관한 발명은 시간 경과적 요소가 중요하고 공정 사이의 유기적 관련성이 크므로, 위 규정에 의한 동일성 여부의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정한 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분·추출한 다음 비교하여 기술적 이동(異同)을 판별함과 아울러, 추가, 삭제 또는 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 한다.”  (전시기변기)

1 특허법상 공유

(1) 법적성질

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다. 

(2) 심사단계에서의 법적 취급 – 공.지.대.거

(3) 등록 이후의 법적 취급 – 실.양.실.존.심.소.침.포

(4) 공유 특허권에 대한 분할청구

1) 민법상 공유물 분할청구권 행사

각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다

2) 공유 특허권의 분할 방식

특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

(5) 공유 특허권자의 지분에 대한 무효심판 청구

특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

(6) 공유자 1인의 거절결정불복심판 청구 후 지분의 포기에 따른 하자 치유여부

특허를 받을 권리의 공유자 중 1인만이 단독으로 거절결정에 대한 불복심판청구를 하고 다른 공유자는 심판청구기간 내에 불복심판청구를 하지 않은 경우, 불복심판청구를 하지 않은 공유자의 공유지분이 심판의 심리 종결 이전에 지분포기에 따른 명의변경신고로 심판청구인인 공유자에게 귀속되어 그가 출원발명에 관한 단독권리자가 되었다고 할지라도, 포기의 효력은 장래를 향하여 발생하므로 심판청구인은 그때부터 단독권리자가 되었을 뿐 심판청구 당시로 소급하여 단독권리자가 되는 것이 아니고, 또한 심판청구인은 다른 공유자의 지위를 승계받은 것이므로 그 승계받은 공유자의 지위에서는 거절결정에 대한 불복심판청구기간 내에 심판청구하지 아니한 하자를 그대로 가지고 있다고 할 것이어서, 심판청구의 부적법이라는 하자가 치유되었다고 할 수 없다.

2 직무발명

(1) 예약승계의 유효성 – 일부무효의 법리

입법 취지에 비추어 보면, 계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 한다  

(2) 공동발명의 취급

직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.

(3) 보상의무

1) ‘사용자 등이 얻을 이익’의 의미

사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.

2) 직무발명 보상금 지금의 소 관련 판례

① ‘사용자가 직무발명을 직접 실시’하지 않은 경우

사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

② 직무발명의 무효이유와 사용자의 독점배타적 이익의 존부

(사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서) 사용자가 현실적으로 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

(4) 직무발명의 이중양도

1) 제3자 취급의 출원

제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다.

2) 사용자의 종업원에 대한 조치

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다.

3) 사용자의 제3자에 대한 조치

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다.

3 거절이유통지에 대한 출원인의 조치

(1) 거절이유통지의 타당성

1) 거절이유통지

심사의 적정, 심사제도의 신용유지를 위한 공익상 요구에 기인한 강행규정으로 본다.

2) 거절이유통지서의 기재정도

거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상이 되는 청구항을 구체적으로 특정하지 않은 경우 위법하다고 본다. 그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적·개괄적으로 기재되어 있다 하더라도 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분하다.

3) 당해 출원의 심사관이 아닌 자의 명의로 거절결정된 경우

심사관 자격이 있는 자가 특허거절결정 및 보정각하결정을 한 이상 실제 심사하지 아니한 심사관의 명의로 위 결정들이 발송되었다고 하더라도 특허법 소정의 절차위법이 있다고 볼 수 없다.

(2) 출원일체의 원칙

청구범위가 수개의 항으로 되어 있는 경우 그 중 하나의 항에라도 거절이유가 있다면 보정 등에 의해 하자가 치유되지 않는 이상 그 출원전체가 거절된다

4 발명의 성립성

(1) 위반 시 법적 취급

발명의 정의 규정을 훈시적 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로 자연법칙을 이용하지 않은 것일 때 산업상 이용가능한 발명의 요건을 충족하지 못함을 이유로 거절하여야 한다.

5 미완성 발명

(1) 완성된 발명

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 할 것이다.

(2) 미완성 발명

1) [의의 1] “미완성 발명이란 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적 객관적으로 구성되어 있지 아니한 발명으로서, 그 해당 여부는 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단”하여야 한다.

2) [의의 2] “발명의 완성 여부는 명세서 기재요건의 충족 여부와는 구별되어야 할 것인바, 완성된 발명에 이르지 못한 이른바 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것”을 말한다.

3) “① 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ② 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결과제·해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 용도를 밝히지 못한 경우, ⑤ 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이며, 어떤 특허출원이 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다고 하여 이를 미완성 발명이라고 단정할 수는 없다.”

(3) 미완성 발명의 법적 취급 – 성.명.보.선.신.등

1) 성립성 및 명세서 기재불비

2) 보정에 의한 하자치유 가부

3) 선출원 및 확대된 선출원의 지위

“특허법 제29조 제3항에서 규정하는 이른바 확대된 선원의 지위는 문제의 선출원 발명이 완성된 발명임을 전제로 하는 것이므로 성질상 미완성발명은 위 규정에 의한 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다”

4) 공지기술의 지위

“출원고안의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다.”

5) 착오 등록된 경우 권리범위

미생물발명의 성립성이 문제된 사건에서, “이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 완성된 발명으로 보기 어려워 이 사건 특허발명은 그 권리범위가 유효하지 아니하므로, 원고의 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위와 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 판단하였다.”

(4) 미완성발명과 명세서 기재불비의 구별

1) 구별에 대한 주류적 태도

대법원은 “일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이라고´하여 특별히 구별하지 않는 듯한 태도를 보인 바 있다.

2) 구별의 필요성

특허법원은 “미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절사유를 혼용할 수 없다.”고 한다. 

1 청구범위의 해석

(1) 등록요건 판단 시 청구범위 해석

1) 청구범위 기준

청구항의 기재가 명확한 경우 청구항에 기재된 대로 발명을 특정한다.

2) 발명의 설명 참작

① 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적ㆍ합리적으로 해석하여야 한다. (발표기/객합) 

② 그러나 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다. (청제확)

3) 용어의 해석

① 특허명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다

② 특허명세서에 기재된 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하지만, 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하고 있는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우 그에 따라 해석하면 족하다.

(2) 권리범위 판단 시 청구범위 해석

1) 청구범위 기준

2) 구성요소 완비의 원칙

3) 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있다 (알범확보)

4) 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 있는 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다.

5) 그러나 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 때에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한해석하는 것이 가능하다. (그명불제)

(3) 청구항의 연결부 해석

1) 개방형 연결부 해석

특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이다.

2 PBP 청구항

(1) 등록요건 판단대상

제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.  (제한/제포/청모특구성물/본수)

(2) 권리범위 해석

제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.  (제포청모특구성물//권실지불)

3 기능적 청구항

(1) 등록요건 판단대상

1) 기능식 청구항의 경우 발명이 특정되어 허용되는 경우 발명의 설명과 도면의 기재를 참작하여 실질적 내용을 확정한 것과 공지기술을 비교하여야 한다.

2) 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다.

3) 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.  (청용특발/용일표기/용객화합)

(2) 권리범위 해석

1) 청구범위의 기재사항만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 객관적, 합리적 수준에서 보충을 할 수는 있다. 다만 그 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보호범위의 확장·제한 해석할 수 없다.

2) 그러나 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리 할 때에는 특허권의 권리범위를 제한해석 할 수도 있다

3) 기능적 표현으로 된 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 기능을 수행하는 모든 구성에 미친다고 볼 수는 없고, 청구항의 기재와 발명의 설명 및 도면에 의하여 명확히 확정할 수 있는 구성에만 한정하여 해석하여야 한다.  (모구포안/명확구포한)

(3) 등록 요건 판단대상 및 권리범위 해석의 관계 – 기능적 청구항에서는 중요하다

본인의 경우 이원론설이 타당하다는 입장.

(4) 관련 판례

1) 기능식 청구항으로 기재된 독립항의 기술내용 판단기준

독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 설명에 나오는 특정의 실시예로 제한하여 해석할 수는 없다.

2) 확인대상발명의 특정 – 기능적 표현의 취급

확인대상발명의 구성이 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우, 통상의 기술자가 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.  (통확설상명파)

3) 진보성 판단시 기능적 표현으로 기재된 구성의 취급

기능 또는 작용 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 그 특허발명의 청구범위에 기재된 기능 또는 작용이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 기재된 발명과 대비할 수 없다

4 젭슨 청구항

(1) 등록요건 판단대상

특징부의 구성이 모두 인용발명에 기재되어 있어도, 특징부와 전제부를 포함하는 유기적인 일체로서의 기술사상 전체가 특허성 판단의 대상이 되는 것이므로, 전제부의 구성요소를 포함하지 않는 인용발명을 이유로 신규성을 부정할 수 없다  (전공/공포유/공전제)

(2) 권리범위 해석

특허의 복수 구성요소 중 전제부 구성요소가 공지된 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성을 독립하여 보호하는 것이 아니므로 권리범위를 확정함에 있어서 공지된 부분을 제외하고 판단해서는 아니된다. (복구일공/구결구독)

(3) 전제부에 기재된 발명의 공지성 인정여부

1) 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다.  (문요기적목다/전공근)

2) 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재의 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다.  (전출공전/별공추)

(4) 전제부 공지성에 대한 사실상 추정의 번복

출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.  (출회/착공잘번)

(5) 금반언의 원칙 적용여부

추정의 복멸을 허용하는 결과 출원경과 중 공지 자인에 대해서 금반언을 적용하지 않게 된다. 의식적 제외로 인정한 이상 그 효과를 번복시킬 수 있는 구조가 아니므로 공지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래할 수 있기 때문이다.

5 마쿠쉬 청구항

(1) 청구항에서 일부 발명에 무효이유가 존재하는 경우

1개의 청구범위의 항의 일부에 공지기술의 범위에 속하는 등 특허무효의 사유가 있는 경우에는 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 신규성이 없음을 이유로 무효로 하여야 한다.

6 키트 청구항 – 2016라20312

(1) 특수 청구항 – 구성요소 완비의 원칙

복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 경우, 그 구성요소인 개별 물건을 모두 만들어 낸 것만으로 전체 물건을 생산하였다고 할 수는 없다. 다만, 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술구성이 유기적으로 결합된 일체로서 가지는 것과 마찬가지의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는, 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 보아야 한다.