2회

1 미생물관련 발명

(1) 기탁제도의 취지 

극미의세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보해 성립성을판단하고, 그 미생물을 재차 입수하여 산업상 이용가능성을 확보하기 위함이다.  (극현완성재산)

(2) 기탁제도의예외 - 용이 입수 中 국내 현존의 필요성

출원시에 용이하게 입수 가능하다면 현재 국내 현존여부는 문제되지 않는다. (용출용국내)

(3) 기탁이필요한 미생물의 범위 

미생물자체가 청구범위에 속한 경우뿐만 아니라, 그명세서에 의해 청구범위를 재현할 수 있기 위해서 미생물을 반드시 이용해야 하는 경우에도미생물의 기탁요건을 충족하여야 한다. (속재반기)

(4) 통상의기술자가 쉽게 입수할 수 있는지 여부

1) 판단시점및 방법 

① 그 미생물이 공지, 공용되어 시판되고 있거나 신용할 수 있는기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것을 의미한다. (당공공시신자)

② 미생물의 기탁은 출원명세서의기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원시 기준으로 하는 것이고, 명세서 공개당시를 기준으로 하는 것은 아니다. (용출)

2) 중간생성물이나최종생성물의 기탁이 불필요하기 위한 요건 

출발미생물이 공지의 균주이거나 통상의기술자가 용이하게 입수할 수 있는 것이고, 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어있는 경우라면, 중간생성물이나 최종생성물도 용이하게 입수할 수 있는 것이므로, 그 자체의 기탁을 요구할 것은 아니다. (출용중최용기X)

(5) 기탁요건불비시의 취급 

미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 특허청장이지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성발명으로인정될 뿐이라고 한다. (용입기첨미)

(6) 분할출원의수탁증 사본 

분할출원의 기초가 되는 원출원이 미생물을 기탁하였다고 하더라도 분할출원을하면서 기탁증명서를 첨부하거나 원출원의 서류를 원용한다는 기재사실이 없는 경우에는 미완성발명에 해당한다 (원기분기원미)

 

2 선택발명

(1) 신규성

선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 인용발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야하며, 양 발명의구성을 비교해서 통상의 기술자가 출원시 기술상식에 기초하여 선행문헌에서 그 존재를 충분히 인식할수 있는 경우도 여기에 포함된다.  (인하구개/통시상선존인)

(2) 진보성

1) 선택발명의 진보성이 인정되기 위해서는 선택발명을 구성하는 하위개념 모두가 인용발명과 질적으로 다른 효과를 가지고 있거나, 질적인 차이가없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.  (하모질다양현)

2) 선택발명에 여러효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.  (여선모일충/나)

3) 선택발명의 효과가 수개인 경우,현저성이 인정되는 효과 이외의 나머지 효과는 적어도 선행발명의효과와 비슷한 정도는 되어야 진보성을 인정할 수 있다.

(3) 발명의 설명 – ‘진보성’이 인정되기 위한 명세서 기재요건

1) 선택발명의 설명에는 인용발명에 비해 현저한 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 효과의현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니다.  (효명비실)

2) 현저한 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다  (질구양정)

(4) 이용관계 성립여부

1) 확인대상발명이 인용발명에 기재된 상위개념에 포함되더라도 현저히 향상된 작용효과가있어 등록된 경우에는 기술사상을 달리하는 발명이라고 하여, 양자 사이의 이용관계를 부정하는 취지로 판시한 바 있다.

2) 다만, 최근 특허법원은 특허발명이 확인대상발명의 상위개념 관계에 있으므로 확인대상발명은 특허발명의 모든 구성요소를 가지고있어 이용관계를 긍정한 바 있다. 

3 수치한정발명

(1) 신규성

1) 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용의 수단에불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다 (공구통선/새효)

2) 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 선행문헌에 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. (문존/통시상선범인)

3) 수치한정이 ① 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 ② 한정된수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다. (공상기/공구통선)

(2) 진보성

1) 특허발명이 수치한정발명인 경우,통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는것이라면 그 특허발명은 진보성의 요건을 갖추지 못한 것이다. (통선단이현)

2) 그 특허발명에 ① 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 수치한정이 보충적인 사항에 불과하다거나, ② 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. (진다보/공상기/효이임)

3) 출원이후에 제출된 실험자료에 의하여 인정되거나 확인되는 수치한정의 기술적 의의를 가지고서 당해 수치한정발명의 진보성 여부를 판단할 수는 없다.

(3) 발명의 설명 기재방법

1) 수치한정 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 제42조제3항에 위배된다고 할 수는 없다.

2) ‘물건의 발명’의 경우 발명의 ‘실시’란 물건을 생산, 사용하는등의 행위를 말하므로, 발명의 특허청구범위에 특정된 물건 전체의 생산,사용 등에 관하여 제42조 제3항에서 요구하는정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없으므로, 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 수치범위전체에 걸쳐 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는 기재요건을 충족하지 못한다. (전실안/통시상/과특전없명)

(4) 청구범위 기재방법

심사기준만 있을 뿐 판례는 없다. 다만, 제42조 제4항의 일반적인판례가 적용될 수 있음은 당연하다.

(5) 임계적 의의에 대한 고찰

판례가 아니나, 중요한 내용이므로 정리하겠습니다.

1~10%의 구성비에서 임계적 의의가있으나, 청구범위에 3~5%만을 한정한 경우에 임계적 의의가없어 문제된다.

특허성 여부는 청구범위에 기재한 발명만을 기준으로판단하면 족한 것이지 청구범위에 기재하지도 않은 부분까지 판단대상으로 삼는 것은 부당하며, 선택발명의경우 출원인이 청구한 하위개념만을 판단할 뿐, 모든 하위개념을 기재할 것을 요구하지 않는 것과의 균형상임계적 의의가 인정되지 않더라도 기술적 의의가 있다면 진보성이 있다고 봄이 타당하다. 

따라서, 수치범위 내외에서 현저한효과의 차이가 생기지 않는 경우, 판례를 비판하고 엄격한 임계적 의의를 요구하지 않는 것이 타당하다는결론을 냄이 타당하다.

(6) 균등론 적용 여부

특허발명의 청구항이 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하나로하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이없는 한, 특허발명의 청구항에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다. (수한구밖균특)

(7) 특허발명이 수치한정발명인 경우 – 적극적 권리범위확인심판에서확인대상발명의 특정

1) 특정정도

특허발명이 수치한정발명인 경우 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위해서는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는 지 여부및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 한다. (대수설도)

2) 보정

확인대상발명을 특정하는 보정은 심판청구서의 보정으로서 요지변경이 아닌 범위내에서 가능하며, 명백한 오기를 바로 잡는 것, 불분명한 것을 구체화하는 것, 당연히 있어야 할 구성을 추가하는 보정은 발명의 동일성이 유지되는 것으로 보아 요지변경이 아니다.  (불당수)

 

4 파라미터발명

(1) 신규성 및 진보성

소위 파라미터발명과 인용발명을 대비할 때,특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일, 유사하거나 또는 특허발명의명세서의 발명의 설명에 기재된 실시형태와 인용발명읙 구체적 실시형태가 동일, 유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적 표현만 달리할 뿐 실질적으로 동일, 유사한 것이어서 특허발명의 신규성및 진보성이 부정된다.  (청성다정측환/대동유명실동유)

(2) 수치한정을 포함한 파라미터발명

1) 기술적 의의 판단

수치한정을 포함한 파라미터를 사용한 물건의 발명에 있어서는 수치한정을 포함한 파라미터가 갖는 기술적 의의를 파악하여 이를 중심으로 진보성을 판단하여야 한다.

2) 진보성

수치한정을 포함한 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는 경우에는 진보성이 부정되지 않을 수 있다. 

여기서 기술수단으로서의 의의 및 특유한 효과를 갖는다고 보기 위해서는, 수치한정을 포함한 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 수치한정을 포함한 파라미터와 그 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 기재되어 있거나, 통상의 기술자가명세서의 기재로부터 위와 같은 기술적 의의와 인관관계를 추론할 수 있어야 할 것이다.

기술적 의의가 드러나지 않는 경우 수치한정의 법리를 유추적용하여 그 한정된 수치범위내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 진보성이 부정되는 것으로 보아야 할 것이다.

3) 명세서 기재불비

수치한정을 포함한 파라미터 발명은 수치한정의 법리를 유추적용한다고 하며, 수치한정을 포함한 파라미터로부터 발휘되는 효과에 대하여 명세서에 충분히 기재되어 있지 않은 경우에는 진보성이 부정된다.