6-2회

10       무효이유가 없는 특허권 행사에 대한 제재

(1)          권리남용에 의한 제한

(2)          재정에 의한 통상 실시권

(3)          특허권의 취소 (구법 제116조)

(4)          독점규제법에 의한 제한 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

1)             독점규제법 제59조 判例는 독점규제법의 반대해석상 특허권의 ‘부당한 행사’에는 독점규제법의 제재가 미칠 수 있다고 본다.

2)             특허권의 ‘부당한 행사’에 대한 판단 대법원은 “특허권의 부당한 행사인지 여부는 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하며, 이에 해당하는 지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다”고 한다.

(5)          입법론적 검토

11       표준특허와 FRAND 선언

(1)          표준특허의 개념

(2)          FRAND 선언

1)             FRAND 선언을 한 표준특허권자의 침해금지청구 가부 서울중앙지법은 삼성전자와 애플 사건에서 “FRAND 선언을 한 표준특허권자는 표준특허에 기하여 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무를 부담하면서도, 그러한 의무는 정상적으로 표준특허에 대한 실시요구를 하는 잠재적 실시권자 등에게 부담하는 것일뿐, 일방적으로 표 준특허를 실시하는 경우까지 침해금지 등을 청구할 수 없는 것은 아니”라고 한다.

2)             FRAND 선언에 부합하는 실시료 기준 미국 판례에서 제시된 이른바 ‘조지아-퍼시픽 요소’인 다른 비교특허의 실시료, 전용·통상 실시권인지 여부, 지역이나 판매처의 제한여부 등이 기준으로 활용된다.

3)             FRAND 선언 및 차별적 실시료 부과 서울고법은 “표준특허권자가 휴대폰제조사에게 실시료를 차별적으로 부과한 것은 다른 사업 자의 사업활동을 어렵게 하는 경쟁제한적 행위로서 위법하다”고 한다.

 

12       침해에 대한 조치

 

13       침해의 성립요건

(1)          유효한 특허권이 존재할 것 – 공정력

(2)          정당권원이 없을 것

(3)          보호범위 내 실시일 것 – 보호범위의 해석 / 무효의 항변 / 균등침해 및 의식적 제외 / 간접침 해 / 이용관계 / 생략침해 / 우회침해

(4)          업으로의 실시일 것 – 실시행위의 독립성

1)             실시행위 독립성 

대법원은 “옥수수차 제조방법에 관한 ‘생산’ 전용실시권만을 가지고 있고, ‘판매’권은 없었음 에도 불구하고, 그 제품을 상당량 제조한 후 이를 무단 판매하였다면 그 판매행위는 특허권 을 침해한 것”이라고 한다.  (옥생전판)

2)             생산행위 

①                 고등법원은 “제2조 제3호의 생산이 반드시 조립, 가공 등 물리적 행위를 직접 수행 하는 것에 한정하는 것은 아니고, 당사자의 의사, 계약 등에서 정한 법적 지위 등 제 반 사정을 종합적으로 고려하여 생산의 주체로서 평가할 수 있을 만한 법적 지위에 있었다면 그 직접적인 실시행위자로 판단할 수 있다”고 본다.

②                 고등법원은 “특허품에 대한 주요한 수리, 개조행위라도 본질적인 구성요소에 관한 것 으로 재생산에 이를 정도의 것이라면 생산행위에 포함된다”고 본다.

(5)          제한사유에 해당하지 않을 것

(6)          권리남용항변, 실효의 항변, 자유실시기술의 항변, 권리소진이론, 

(7)          복수주체의 특허침해책임 논의

 

14       공정력과 判例의 제항변

(1)          공정력 

대법원은 “특허권은 일단 등록된 이상 특허 무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며 다른 절차에서 그 특허가 무효라고 판단할 수 없다”고 한다.  (일무확유다당^[각주:1])

(2)          공지기술제외의 항변

1)             개념 

대법원은 “특허발명이 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 권리범위를 인정할 수 없다”고 한다.

2)             민사법원 - 특허발명에 진보성 흠결이 있는 경우 

①                 종래 判例

대법원은 “신규성은 있으나 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당 연히 권리범위를 부정할 수 있는 것은 아니”라고 한다. 다만 이후 대법원 전원합의체 는 “진보성 위반의 무효이유가 명백한지 여부를 일반법원이 판단할 수 있다”고 하며 판결을 배치되는 범위에서 변경하였다.

②                 최근 전원합의체 

최근 전원합의체의 보충의견에서 “상기 전원합의체의 취지는 특허권의 행사가 권리 남용에 해당하는 지를 판단하기 위한 전제로서 무효이유를 판단할 수 있는 취지이지, 특허에 무효이유가 있다고 하여 바로 그 특허가 무효인 것으로 취급하여야 한다거나 권리범위 자체를 부정하여야 한다는 취지가 아님이 명백하다”고 한다.

3)             권리범위확인심판 – 특허발명에 진보성 흠결이 있는 경우

①                 判例

최근 전원합의체는 “특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효 로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정 되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없으며(=공정력), 나아가 권리범위 확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 권리범위확인심판 제도의 목적을 벗어나고 그 제도 의 본질에 맞지 않으므로, 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 여부까지 심리· 판단하여 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다”고 한다.  (확본무^[각주:2])

②                 추가 판시

또한 “특허의 일부 또는 전부가 출원당시 공지공용의 것인 경우에는 권리범위확인심 판에서도 특허무효의 심결의 확정 유무와 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다는 법리는 공지공용의 것이 아니라 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어 서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다”고 한다.

COMMENT : 권리범위확인심판은 객관적 범위에 속하는지 여부, 즉 일반적인 문언 침해 내지 균등침해 해당여부의 범위로서 ‘발명의 동일성’ 범위에서 판단하여야 할 것이다. 이에 비해 진보성은 동일성 범위 외의 것이므로 권리범위확인심판의 판단대상이 아니라고 생각한다. 

 4)   구성요소 일부가 공지된 경우

①                 종래 판례

과거 대법원은 “등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결 합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것은 아니”라고 한다.

②                 최근 판례

최근 대법원은 “복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부 구성요 소가 공지된 경우에는 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이므로 권리범위 판단에 공지 된 부분을 제외할 수 없다”고 한다.

(3)          기타 무효의 항변

① 선출원주의 위반의 경우, ② 확대된 선출원주의 위반의 경우, ③ 미완성발명의 경우, ④ 실시 불가능발명의 경우, ⑤ 추상적 표현으로 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우

(4)          권리남용의 항변, 자유실시기술의 항변, 권리소진이론, 실효의 항변 등

 1)     실효의 항변

대법원은 “등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리자 가 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 권리자가 권리행사 를 게을리함으로써 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 권리자가 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 그 권리행사 를 게을리한 것이 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수 는 없을 것이고, 권리자가 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배 상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다.”라고 한 다.

 

15       권리남용의 항변

(1)          민사법원의 항변

1)             무효이유가 명백한 경우 

대법원은 “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효이유가 있는 것이 명백한지 여부에 대해 판단할 수 있고, 심리한 결과 특허무효 이유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다”고 한다.

2)             진보성 흠결이 명백한 경우 

전원합의체는 “특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라도 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하며 이 경우 침해소송을 담당하는 법원은 권리남용의 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있다”고 한다.  (무확전/진부무명/항전심)

3)             정정의 재항변 – 판례에서 설시하는 ‘특별한 사정’

(2)          권리범위확인심판의 항변

1)             종래 특허법원 

종래 특허법원은 진보성 흠결을 이유로 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송에서 진보성 흠결의 무효이유에 해당함이 명백할 경우 그에 기한 권리행사는 권리남용에 해당하는 것을 이유로 권리행사의 제한을 인정한 바 있다.

2)             최근 전원합의체

전원합의체는 다수의견으로 “권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 위반의 무효이유의 심리가 불가함”을 판시하며, 보충의견으로 “침해소송과 달리 권리범위확인심판은 어디까지 나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해 주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다. 따라서 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정 하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다.”고 한다.  (침당무법^[각주:3]/권대법)

 

16       자유실시기술의 항변

(1)          의의 및 허부 

대법원은 “특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술 로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요도 없이 권 리범위에 속하지 않게 된다”고 한다. 권리범위확인심판에서도 자유기술의 항변을 인정한다(判例).  (공공용필)

(2)          자유실시기술 항변의 판단대상

1)             일반 

대법원은 “확인대상발명이 자유실시기술인지 여부를 판단할 때에는, 확인대상발명을 특허발명의 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당여부를 판단하여야 한다”고 한다.  (자청^[각주:4]한전)

2)             간접침해의 경우 

특허법원은 “특허발명에 대응하는 제품의 일부구성이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경 우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 일부구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고 위 일부 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정 한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당여부를 판단하여야 한다”고 한다.

(3)          문언침해시 자유실시기술의 항변 허용여부

1)             특허법원 

특허법원은 “자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균 등록을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명의 청구 범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다”고 한다.

2)             대법원 

대법원은 “자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 문언침해에 해 당하는 경우에도 그대로 적용된다”고 한다.  (자청모유그문)

 

17       권리소진이론

(1)          의의 

특허법원은 “물건발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권의 실 시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건을 양도한 경우에는 당해 물 건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였다”고 하여 소진이론을 인정한다.

(2)          방법발명 특허의 경우 – 소진이론 적용여부

1)             종래 고등법원은 “특허소진이 단순 방법발명의 특허에 있어서 특허의 사용을 위하여 필요한 물건이 확보된 경우에는 특허에 관한 묵시적 허락이 있었는지 여부가 문제될 뿐 특허소진이 적용될 수 없다”고 한 바 있다.

2)             최근 특허법원은 “특별한 사정이 없는 한 방법발명을 실질적으로 구현한 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다”고 본다.

①                 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부 특허법원은 “사회통념상 인정되는 제품의 본래용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다 른 용도가 없는지 여부, 그 제품에 그 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사 상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 제품을 통해서 이루어 지는 공정이 방법발명의 전체에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단한다”고 한다.

②                 사회통념상 인정되는 제품의 본래용도인지 여부 또한 “어떤 용도가 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래용도인지는 그 용도가 경제 적, 상업적 또는 실용적인지 여부 및 그 물건의 구성에 별다른 변경 없이 적용될 수있는 지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다”고 한다.

3)             방법발명의 특허권이 공유인 경우 특허법원은 “방법의 발명에 대한 특허권자가 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우 양수인은 해당 물건으로 그 방법발명을 실시함에 있어 특허권이 소진된 것으로 하였다. 다만 방법발명의 특허권자가 공유이되 어느 한 공유자의 허락 없이 그 방법의 실시에만 사 용하는 물건을 양도한 경우에는 양수인이 그 해당물건으로 그 방법발명을 실시하는 경우 그 방법발명의 특허권은 소진되지 않아 허락하지 않은 공유 특허권자에게 침해를 구성한다”고한다.

(3)          수리 내지 부품을 교환하는 경우 권리소진 적용여부

1)             대법원은 “특허제품을 적법하게 양수한 양수인이 이를 수리하거나 부품을 교체하는 것이 동 일성을 해할 정도에 이른 때에는 실질적인 생산행위이므로 특허권 침해로 볼 수 있다”고 한 다.

2)             다만 특허법원은 “수리 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 교체 이후에도 원래 제품 과 동일성을 유지하고 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한 그러한 수 리행위나 부품 교체행위는 특허제품 사용의 일환으로 허용되는 수리이므로 특허권을 침해한 다고 볼 수 없다”고 한다.

(4)          제품의 동일성을 해할 정도인지 여부 – 재생산행위인지 여부

“수리행위 내지 부품 교체 행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는 지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법 규정 취지 등을 고려하여 판단한다.”

 

18       균등침해

(1)          적용요건 및 입증책임 

1)            적용요건

①                 적극적 요건

판례는 “특허밤령의 ‘구성’ 중 확인대상발명에서 변경된 부분이 있다고 하더라도 양 발명의 과제해결원리가 동일할 것, 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타낼 것, 그와 같은 변경이 통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있을 정도일 것을 만족하는 경 우 특허발명과 균등한 것으로 권리범위에 속한다”고 본다. 

②                 소극적 요건 

다만, “확인대상발명이 공지기술이거나 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 실 시할 수 있는 것이 아니어야 하며, 청구범위로부터 의식적 제외가 되었다는 특단의 사정이 없어야 한다”.

(2)          과제해결원리 동일성

1)             판단방법 

대법원은 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여야 한다”고 한다.  (특해기/기사핵실)

2)             과제해결원리의 동일성 판단에 있어 공지기술의 참작방법 

서울고법은 “특허발명의 과제해결원리를 파악하기 위해 공지기술을 참작한다는 것은 발명의 설명에 의해 특허발명의 기술사상의 핵심을 파악하는 과정에서 공지기술을 보충적으로 고려 한다는 의미로 이해해야지, 공지기술의 경우 모두 특허발명의 기술사상의 핵심에서 제외한 다는 의미로 이해해서는 안 된다”고 한다.

3)             사건 별 과제해결원리의 심리 집중 

서울고법은 “특허발명에 여러 개의 과제해결원리가 적용되는 경우 각각의 과제해결원리를 심리대상으로 하면 불필요한 심리번잡을 초래할 것이므로 결국 균등한지 문제되는 구성이 특허발명과 확인대상발명의 과제해결과 관련하여 어떠한 기술적 의미를 갖는지 탐색하는 데 에 심리를 집중한다”고 한다.

(3)          실질적으로 동일한 작용·효과를 나타낼 것

1)             서울고법은 “실질적으로 동일한 작용·효과는 완전하게 동일한 작용, 효과를 나타낼 것까지 요구하는 것은 아니고, 특허발명의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도의 작용·효과를 나타내는 정도면 충족된다”고 한다.

2)             서울고법은 “그 구성의 변경에 의하더라도 발명의 본질적인 작용·효과가 특허발명과 질적 또는 양적으로 현저한 차이가 없다면 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타낸다고 보아야 하 며, 부수적인 효과 차이를 들어 실질적인 작용·효과 차이가 있다고 보아서는 안 된다”고 한 다.

(4)          통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있는 정도

1)             내용 

서울고법은 “통상의 기술자에게 그 변경된 부분이 청구범위에 기재되어 있는 것과 마찬가지 로 인식될 수 있거나 통상의 기술자가 별다른 기술적 노력 없이 그러한 변경을 채택할 수 있는 경우라면 요건을 충족한다”고 한다.

2)             판단시점 

서울고법은 “확인대상발명의 제조, 사용 등이 있었던 시점을 기준으로 하여 변경용이성을 판단한다”고 하여 침해시를 기준으로 판단한다.

(5)          기타쟁점

1)             균등침해의 판단대성

①                 대법원은 침해판단에 있어 구성요소대비 관점의 입장이며, 최근 대법원은 오해의 소지가 있었던 균등판단에 있어 ‘전체적으로’라는 표현을 배제함으로써 구성요소대비에 의함을 명확히 하였다.

②                 최근 서울고법은 “특허침해소송에서 균등판단은 기본적으로 특허발명의 구성과 상대 방 제품의 변경된 구성을 대비·판단한다”고 하며, “각각의 구성을 형식적으로 분리해 낼 것이 아니라 발명의 전체적인 맥락에서 각각의 구성이 가지는 기술적 의미나 작 용효과를 실질적으로 탐구해보아야 한다”고 한다.

2)             구성요소의 생략에 대한 균등론 적용여부 

서울고법은 “구성이 특허발명의 과제해결에 아무런 역할을 하지 않는 경우를 상정할 수 있 는데, 그 구성을 생략한 기술에서도 발명의 과제해결원리가 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타내고 그 구성의 생략이 통상 의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있다는 나머지 요건을 충족한다면 균등한 구성으로 봄이 논리적”이라고 한다.

3)             변경된 구성이 공지기술인 경우 취급 

대법원은 “확인대상발명의 변경된 구성이 공지기술이라는 이유 때문에 확인대상발명이 특허 발명과 균등관계에 있지 않게 되는 것은 아니라”고 한다.

4)             역균등론

5)             특유발명

 

19 의식적 제외이론

(1)          적용대상 – Ex. 보정서, 의견서, 정정, 분할출원 등

1)             보정의 유형 

특허법원은 “의식적 제외를 적용함에 있어 특허발명의 선행기술과 관련된 거절이유에만 한 정하여 적용할 논리적 필연성은 없다”고 한다.

2)             보정없이 의견서만 제출한 경우 

대법원은 “의식적 제외의 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다”고 한다.

3)             분할출원 

대법원은 “출원인이 거절결정을 피하기 위해 원출원의 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원의 발명 중 일부를 분할출원한 경우, 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정 된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것”이라고 한다.

4)             등록 이후 정정 

대법원은 “정정된 청구항과 실시발명이 균등관계에 해당한다고 하더라도 정정절차에 의식적 으로 제외된 이상, 금반언의 법리에 의하여 이와 같은 균등론의 주장은 허용되지 않는다”고한다.

(2)          적용범위 

대법원은 “의식적 제외 여부를 판단함에 있어서 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 심사관이 제시한 견해, 출원과정에서 보정서 등에 나타난 출원인의 의사 등을 참작하여 판단한다” 고 하여, 유연한 규준의 입장이다.  (명심출보의)

(3)          관련쟁점

1)             청구범위의 감축만 이루어진 경우 

대법원은 “출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만을 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었 다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선 행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정 에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다”고 한다.

2)             별개의 소송에서의 주장 

특허법원은 “피고가 별개의 가처분 소송에서 이 사건 소송에서의 주장과 상반되는 주장을 한 사정만으로 피고의 이 사건에서의 주장이 금반언의 원칙에 어긋나는 것이라고 할 수 없다”고 한다.

1. 당연무효라고 판단할 수 없다. [본문으로]
2. 무효심판의 기능 약화 [본문으로]
3. 침해소송-당사자사이에서만 미치므로 특허의 대세적효력을 무효심판에서만 부정할수 있도록 한 특허법의 기본구조와 상충되지 않는다 [본문으로]
4. 청구범위에 기재된 구성 [본문으로]