4-2회

6 특허를 받을 수 있는 권리

(1) 묵시적 이전

“특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다.

(2) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 관련 쟁점

1) 이중양도에 제2양수인이 적극가담한 경우

“제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다.”

2) 양도계약 이후 양도인(발명자)가 출원한 경우

발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 스스로 출원한 경우 제33조 제1항 위반에 해당한다.

3) 순차승계한 후 중간 양수인이 출원한 경우

“작전식량류 개발계획의 내용, 원·피고 사이의 시제계약 체결경위, 그 계약들의 이행경과, 거래품목 및 국방규격의 작성경위 등과 제반 사정에 비추어 보면, 명칭이 “진공건조에 의한 알파 건조미의 제조방법”인 등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되어 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이므로, 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 등록발명은 ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인’이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 한다”

4) 양도계약 상 해제조건이 성취된 경우

“기간 내에 이 사건 출원발명의 특허권에 관한 양도계약이 체결되지 아니함으로써 이 사건 출원발명에 대한 출원권 양도계약에서 정한 해제조건은 성취되었고, 이로 인하여 이 사건 출원발명에 대한 출원권은 발명자들에게 복귀되었다 할 것이므로, 원고에 의한 이 사건 출원발명의 출원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 의한 출원으로서 특허법 제62조 제2호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 보아 원고의 이 사건 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다는 취지로 판단하였다.”

 

7 공동출원

(1) 공동발명의 성립요건

1) “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.” (착구/기창실기)

2) “한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.”

3) 공동명의 출원계약의 경우 계약 위반 시 계약 당사자 간에 채무불이행 책임을 지는 것은 별론, 계약만으로 공동발명이 성립되었다고 볼 수 없다.

 

(2) 공유자 일방의 단독 출원시 타 공유자의 조치

1) 간이경제적 조치 – [변.이]

공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독권리자가 되는 경우에 제44조의 적용을 받지 않거나 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우라도 그 하자는 치유된다고 한다.

2) 별도의 출원 – [취.정]

 

8 산업상 이용가능성

(1) 산업

(2) 이용가능성

1) 판단 시점

“특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.” (실장기장)

2) 기타 판단방법

① 산업상 이용가능성의 의미가 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라고 한다.  (경문)

② 최근 특허법원은 “어떠한 기술적 문제점도 수반하지 아니할 것까지 요구되는 것은 아니나, 그 정도가 발명의 이익을 훨씬 상회하거나, 이를 본질적으로 제거 불가능하면 안 된다“고 한다. 

(3) 의료방법의 산업상 이용가능성

1) 제한취지

2) 일반원칙

3) 산업상 이용가능성이 인정되는 경우 

① 모발의 웨이브 방법에 관한 발명

“인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이 특허의 대상에서 제외된다고 보아 온 근거는, 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 들 수 있는바, 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이라 하더라도 인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법 등 의료행위에 해당하지 않는 한, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하여 특허법 제32조 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명'에 해당되어 특허가 허용될 수 없는 경우를 제외하고는, 산업상 이용이 가능하여 특허로서 보호받을 수 있다.”

4) 등록받기 위한 조치

5) 비판론

(4) 피부미용 관련 판례

1) 산업상 이용가능성

‘피부미용법’에 관한 발명이 마사지 기법에 의해 어느 정도 건강증진의 효과가 수반된다고 하더라도, 이는 어디까지나 피부미용의 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과일 뿐이지, 이를 가리켜 의료행위에 해당한다고 볼 수는 없다고 한다.

2) 미완성발명

음악연주에 따른 피부미용법이 사람의 행위가 주요 구성으로 되어 있어 이를 시행하는 개인의 숙련도에 따라 달라 질 수 있는 일종의 기능에 해당한다고 하여 미완성 발명으로 보았다.

 

9 발명의 동일성 판단방법

(1) 동일성 판단에 대한 논의

동일성을 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 보아야 한다.” (기구동/효참판)

(2) 신규성 판단시 동일성 - ‘효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이’

“동일성을 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 보아야 한다.” (차과구주미)

(3) 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성 판단

1) 선출원주의 적용시 발명의 동일성 – ‘통상의 기술자에 의한 구성의 변경’

“전후로 출원된 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것이다.”

2) 경합출원에서의 발명의 동일성

3) 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성 – ‘효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이’

“발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.” 특허법원에서 ‘통상의 기술자에 의한 구성의 변경’으로 본 예도 있다.

4) 선출원주의와 확대된 선출원주의 하에서 동일성 판단기준의 비교

5) 소결

 

(4) 우선권 주장시 발명의 동일성 판단

1) Erythropoietin 사건 : 2000후2248 판결

Erythropoietin 사건에서 법원은 우선권 주장 인정 여부의 전제로서 발명의 동일성 판단기준을 명확하게 설시하지는 않았는데, 이 사건 특허발명의 기초 출원과 이 사건 특허발명 사이에 구성의 차이가 일부 있더라도 효과의 점에서 보면 차이가 없는 점을 들어 발명의 동일성을 인정한 것으로 해석된다.

2) 하위개념에 대한 상위개념 발명의 동일성 여부

특허법원은 발명의 동일성의 판단은 각 제도의 취지와 목적에 비추어 합리적으로 설정하는 것이 타당하다는 점을 전제로, ‘교반기’는 ‘패들타입 교반기’의 상위개념으로 하위개념에 대한 상위개념 발명은 국내우선권 주장의 인정여부 판단시에는 양 발명을 동일하다고 할 수 없고, 국내우선권 주장은 이유가 없다고 판단하였다.

 

(5) 모인출원 여부 판단과 발명의 동일성 판단 – ‘실질적 동일성’ 기준

1) ‘실질적 동일성’의 기준 – 종전의 기준

“ 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 원고의 발명과 동일한 것이지만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)은, 이 사건 제1항 발명에서 내부리브(rib, 12a)를 5개씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치하는 것으로 한정한 것인데, 이는 원고의 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 이 사건 특허발명의 실시례인 도면 3과 관련된 기재 및 CAE분석으로부터 그 구성차이에 따른 형태변화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 이 사건 제2항 발명은 원고의 발명과 동일하다고 할 수 없다.”고 하고 발명의 동일성을 부정하였다.

2) ‘특별한 효과 차이’ 유무 – 최근의 판례

“발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다.  (변상/변통부차창)

3) 검토

모인대상 발명과 모인출원 발명의 동일성 여부 판단시 실질적 동일성의 기준에 대신하여 발명에의 실질적 기여를 요구하면서 진보성 판단과 유사한 기준을 적용하는 경우에는 동일성의 범위가 지나치게 넓어질 우려가 있고, 정당한 개량발명자의 권리를 침해하면서 모인대상발명자의 권리를 지나치게 보호하게 될 우려가 있으므로, 실질적 동일성의 개념으로 복귀하는 것이 타당하다고 생각된다.

 

(6) 특허침해여부 판단시 발명의 동일성 판단

(7) 구체적인 판단

1) 카테고리의 차이가 있는 경우

“두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.”  (대실양카곧)

2) 방법발명 간의 경우

 “양 발명이 방법에 관한 발명인 경우에, 방법에 관한 발명은 시간 경과적 요소가 중요하고 공정 사이의 유기적 관련성이 크므로, 위 규정에 의한 동일성 여부의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정한 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분·추출한 다음 비교하여 기술적 이동(異同)을 판별함과 아울러, 추가, 삭제 또는 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 한다.”  (전시기변기)

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