1회

1 발명의 성립성

(1) 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하며, 발명의 일부가 자연법칙을 이용하지 않더라도 청구항 전체가 자연법칙을 이용하고 있을 때에는 특허법상의 발명에 해당한다.

(2) 완성된 발명이란 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지, 구체적 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말한다  (통기반목기/구객출^[각주:1])

특허법원은, i) 발명이 복수의 구성요소를 필요로 하는 경우에 어느 구성요소를 결여한 경우, ii) 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 해결수단을 제시 못한 경우, iii) 해결수단이 제시되어 있어도 그 수단을 실행 시 효과가 없는 경우, iv) 용도를 밝히지 못한 경우, 및 v) 발명의 기술적 사상이 실현 가능하도록 완성된 발명이지만, 그 시실의 결과가 사회적으로 용납되지 않은 위험한 상태로 방치되는 경우 등을 말한다고 판시한다.  (필해효용위)

(3) 발명의 정의규정을 훈시규정으로 볼 근거가 없으므로, 자연법칙을 이용하지 않은 것을 출원한 경우에는 법 제29조1항본문을 충족하지 못함을 이유로 법 제62조에 의하여 거절된다.  (훈자산발^[각주:2])

(4) 미완성발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라도, 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 신규성 진보성의 인용참증이 될 수 있다  (미자통경극기파)

(5) 미완성 발명인 경우 권리범위는 유효하지 아니하므로, 확인대상발명은 특허발명의 권리범위와는 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다

  

2 발명의 카테고리 결정방법

발명의 카테고리는 발명의 명칭이나 청구범위의표현에 의해 결정되는것이 아니고, 발명의 실체에 따라 결정되는 것이다.

 

3 BM발명 – 성립성

(1) 성립성

1) BM발명의 성립성이인정되기 위해서는, 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로 판단하여야 하므로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.  (소정하구)

2) 인간의 정신적 판단 또는 인위적 결정이 포함된 경우에는 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없어 발명의 성립성을 부정한다. (인정자)

3) 영업방법의 각단계가 컴퓨터의 온라인상에서 처리되는것이 아니라 오프라인 상에서 처리되는 것이고, 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으면 영업방법발명에 해당하지 않는다.

 

(2) 권리범위 판단기준 

BM발명은 그 발명이속한 서비스분야에서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높고, 이로써 경쟁질서의 붕괴나 시장질서의 훼손을 초래할 수 있다는 점에서 통상의 특허발명보다 그 권리범위를 엄격하게 해석할 필요가 있다.  (과시엄)

 

(3) 공동직접침해 – 1)도구이론(견해대립없음) / 2)공동직접침해(견해대립있음)

복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 ① 복수주체 중 어느 한 단일 주체가 다른주체의 실시를 지배, 관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 어느 한 단일 주체가 특허침해를한 것으로 보아야 하고, ② 복수 주체가 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 서로 나누어서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에는 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 보아야 한다.

 

4 컴퓨터프로그램발명

(1) 성립성 

소프트웨어인 프로그램을 구동시켜 하드웨어인장치를 작동을 하게 하는 것일 뿐만아니라, 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인한 실제적 이용가능성이 명세서에 기재되어 있으므로 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수 없다.

(2) 컴퓨터 프로그램의전송

특허발명은 컴퓨터 프로그램 그자체가 아닌 이를 포함하고있는 물건발명이므로, 물건발명을 실시하기위한 수단의 일부에 불과한 바, 컴퓨터 프로그램 자체를 제작, 판매하는 것은 특허발명의 실시에 해당하지 않는다.

 

5 의약용도발명

(1) 구성요소

의약의 용도발명에있어서 특정물질과 그것이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당한다.

 

(2) 발명의 성립성  

의약용도발명의 성립성과 관련하여, 약리효과를 나타내는 ‘약리기전이 출원 전 명확히 밝혀진 사정이 없는 한’, 약리효과가 있다는것을 데이터가 기재된 실험례를 통해 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 발명이 완성되었다고 볼 수 있다  (전특데시완명)

 

(3) 신규성 및 진보성 

1) 일반

화합물의 용도에관한 발명은 출원 전 간행물 등에 그 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 공지될 물질의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허 받을 수 있다.

2) 투여용법 투여용량구성의 진보성 판단방법  

투여용법 또는투여용량은 의약용도발명의 구성으로서 인정한 후 진보성을 판단하며, 특정한 투여용법이나 투여용량에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다. (투진통시상예현이)

 

(4) 명세서 기재불비– 발명의 설명 기재방법

1) 화학발명이나 의약발명의경우, 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 출원 전 약리기전이 명확히 밝혀진 사정이 없는 한 약리효과가 있음을 데이터가 기재된 실험예로 기재하지 않으면, 통상의 기술자가 명세서로부터 그 발명을 명확이해 용이재현 할 수 있다고 보기 어려워 명세서 기재불비에 해당한다. (화예데명)

2) 병용되는 화합물각각의 약리기전이 공지되었다는 사정만으로 병용한 화합물의 약리기전까지 공지되었다고 볼 수는 없으므로, 병용에 따른 정략적인 약리데이터 등의 기재가 필요하다.

 

(5) 명세서 기재불비– 청구범위 기재방법

1) 의약용도발명에있어서는 물질의 의약용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 청구범위에는 물질의 의약용도를 대상질병 또는 약효로 명확하게 기재하여야한다.  (청특용대질양명)

2) 의약용도발명의 청구범위가 약리기전만으로 기재되어있다하더라도 명세서기재나 기술상식 등으로 의약용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 법 제42조4항2호의 명확성의 요건을 충족한 것으로 볼 수 있다.  (약만발상) (약만명상)

 

(6) 정정심판 – 청구범위의 감축(제1호) 인지 여부 

약리기전은 특정물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서의 의미를 가질 뿐, 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수는 없다  (약용특구자한구)

 

(7) 권리범위

1) 공지된 물질의 새로운 의약용도로 특허받은 의약용도발명의 보호범위는 정당한 권원없는 제3자가 그 공지된 물질을 당해 ‘의약용도발명의 용도’로 실시하는 경우에 미친다.

2) 용도발명의 용도측면에서는 특허발명의 용도와 각각 동일 내지 균등한 범위에만 그 권리범위가 미치는 것이다.

 

(8) 투여용법와 투여용량– 발명의 구성요소인지 여부 

투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하며, 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 특허요건을 갖춘 의약에 대해서 특허권이 부여될 수 있다 (투의물효속새구)

 

(9) 투여용법 투여용량– 자유기술의 항변

부작용 등의 문제가 발생하지 않는 범위 내에서 소망하는 치료 효과가 나타나도록 투여 방법을 최적화 하는 것은 통상의 기술자의 통상의 창작능력 범위 내라고 할 것이므로, 물질 및 의약용도가 공지된 상황에서, 단순히 최적화 된 투여방법만을 추가적으로 한정한 확인대상발명은 자유기술에 해당한다고 할 것이다.  

1. 출원시 기준으로 [본문으로]
2. 산업상 이용할 수 있는 발명 [본문으로]