6-1회

1           특허권 일반

 

2           특허료의 납부 등

 

3           특허권의 효력

(1)          효력이 미치지 아니하는 범위 (제96조)

1)             제1호 특허법원은 “특허발명이 명세서에 기재된 효과를 갖고 있는지를 확인하기 위한 것인지, 그 실시가 다른 발명을 위한 도구·수단으로 사용된 것인지 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익 을 해치거나 해칠 우려가 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

4           존속기간 연장제도

(1)          연장된 특허권의 효력

1)             특허법원은 “존속기간이 연장된 특허권의 효력은 위 제조 수입품목 허가사항에 의하여 특정 된 의약품 뿐만 아니라 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조 수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 또는 이미 의약품 제조 수입품목 허가를 받은 의약품과 실질 적으로 동일하여 별도의 의약품 제조 수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미친다”고 한다.

(2)          연장 대상 – 허가 등을 받을 필요성이 있을 것

1)             특허법원은 “존속기간 연장의 대상을 공지된 생약의 복합체에 대해서는 일률적으로 배제하 고 신약에 대한 발명만으로 제한 해석하는 것은 위법하므로, 공지된 생약의 복합체라는 이 유만으로 곧바로 존속기간 연장등록을 거절하는 것은 위법하다”고 한다.

2)             특허법원은 “특허법 제89조 제1항과 시행령 제7조의 문언적 의미를 중심으로 입법 취지와 목적 등을 종합적으로 고려하면, 기존에 허가된 의약품의 치료효과와 상이한 치료효과를 갖 는 동시에 ‘기존에 허가된 의약품과 비교하여 위와 같은 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질’을 유효성분으로 하여 제조한 경우 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 보아 존속기간 연장대상이 된다”고 한다.

(3)          허가 등을 받을 통상실시권자의 등록시점 대법원은 “특허법 제134조 제1항 제2호를 연장등록 무효사유로서 규정한 것은 특허권의 존속기 간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에 통상실시권자도 포함 되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재사항 및 증명자료임에 비추어 그 것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지로 해석함이 상당하며, 그 신청 당시부터 등록을 마치고 있어야 한다는 취지로 규정한 것은 아니”라고 한다.

(4)          연장기간의 산정

1)             산정방식

2)             귀책사유 판단

①                 심사기준

②                 판례

③                 대법원은 “식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못 하더라도 다른 심사부서에서 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우 특별한 사정이 없 는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 허가 등을 받은 자의 귀책사유 로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다”고 한다.

 

5           실시권 일반

(1)          전용실시권 - 변동

1)             서울중앙지방법원은 “전용실시권자가 특허권자의 동의 없이 전용실시권 전부를 제3자에게 이전 등록하였다고 하더라도 이와 같은 이전은 무효”라고 본다.

2)             수원지방법원은 “전용실시권자가 실용신안권자의 동의 없이 타인에게 실용신안의 사용을 허 락한 경우 실용신안권자는 이를 이유로 전용실시권 설정계약을 해지할 수 있다”고 한다.

(2)          전용실시권 관련 쟁점

1)             실시범위 제한을 등록하지 않은 경우

대법원은 “설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘 어 특허발명을 실시하는 경우 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론, 특허 권 침해가 성립하는 것은 아니다”라고 한다.

2)             전용실시권 설정에 따른 특허권자의 침해금지청구 – 소권 상실 여부 

상표법 관련 사건에서 대법원은 “전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자의 상표의 사용이 제한받게 되지만, 제3자의 무단 사용에 대한 사용금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다”라고 한다.

3)             전용실시권 설정에 따른 특허권자의 손해배상청구 – 손해액 산정 

서울민사지법은 “특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은 제128조 제4항의 경우 침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정되므로, 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여 야 할 실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이나, 전용실시권자가 특허권자로부터 전용실 시권을 일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는 경우에는 침해행위자 가 얻은 이익의 액이 모두 전용실시권자의 손해로 된다.”고 한다.

4)             그랜트백 관련 판례 

특허법원은 피고가 개량기술을 개발하면 원고에게 이를 알리고 전용실시권을 설정해주기로 하는 계약을 한 사건에서, “피고가 개량기술을 완성한 단계에까지 이르렀다고 보기는 어렵고, 원고가 주장하는 개량기술에 대한 특허등록을 마친 바도 없어, 현실적으로 원고에게 개량기 술에 대한 전용실시권을 설정해주는 것도 불가능”하므로 계약위반으로 볼 수 없다.

(3)          통상실시권

(4)          통상실시권 관련 쟁점 - 독점적 통상실시권

1)             의의 특허법원은 “실시허락을 받은 자만이 당해 특허발명을 실시할 수 있는 독점적 권한을 가지 는 통상실시권을 독점적 통상실시권”이라고 한다.

2)             해당여부 특허법원은 “’특허권자가 실시권자 외의 제3자에게는 통상실시권을 다시 부여하지 않을 의 무를 부담하는지 여부’가 당해 계약이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약인지를 결정하는 기준이 되며, 단지 특허권자가 어느 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 당해 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유한다는 사정만으로 당해 실시계약의 내용이 독점적 통상실 시권을 부여하는 계약이라고 볼 수 없다”고 한다.

3) 약가등재 절차에 따른 오리지널 의약품의 약가 인하 사건 특허법원은 “피고가 제네릭 의약품을 약가등재 절차를 거쳐 판매할 경우 오리지널 의약품의 약가가 인하되어 원고가 손해를 입으리라는 사정을 알면서, 특허발명의 존속기간 만료 전 약가등재 절차를 거쳐 제네릭 의약품을 판매하였고, 그로 인하여 오리지널 의약품의 약가가 인하되어 위 의약품에 관한 특허발명에 대한 독점적 통상실시권에 기해 원고가 가지는 법률 상 보호가치 있는 이익이 침해되었으므로, 피고에게 불법행위에 의한 손해배상청구를 인정”하였다.

 

6           선사용권

(1)          성립요건의 구체적 판단 – ‘선의’

1)             은수저제조방법 사건 부상고법은 “동업관계에 있던 자가 정당 권리자의 발명을 일방적으로 특허출원한 경우에, 정당권리자가 사용하는 발명은 특허발명으로부터 유래한 것이라 할 수 없고, 정당권리자는 선사용권을 갖는다”고 한다.

2)             식물신품종 보호법상 선사용권 판례 대법원은 “식물신품종 보호법 제64조와 관련하여 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 이러한 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게된 자를 의미한다고 봄이 타당하다”고 한다.

(2)          선사용권의 인정범위 서울지법은 “선사용권의 효력은 특허발명 출원 당시 피고가 실시하고 있던 실시 형태뿐만 아니라 구현된 발명과 동일성의 범위에서 변경가능한 실시형태에도 미친다”고 한다.

 

7           중용권

(1)          무효심결 확정 후 실시의 침해여부 – 파리조약 4B와의 관계

(2)          무효심결 확정 전 실시의 침해여부

 

8           재정에 의한 통상실시권

 

9           특허괴물

(1)          가처분 – 보전의 필요성

(2)          본안소송 – 권리남용 관련